Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2008 по делу n А57-11875/05-15-21. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, Россия, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74

===============================================================

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Саратов                                                                                         Дело № А 57-11875/05-15-21

04 декабря  2008 года

Резолютивная часть постановления объявлена 27 ноября  2008 года

Полный текст постановления изготовлен   04 декабря  2008 года

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Жаткиной С. А.,

судей Тимаева Ф. И., Шалкина В. Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мелащенко С. И.,

при участии в заседании: от истца - Шевякова В.С. по доверенности № 137 от 05.06.2008 года, от ответчиков: ООО «Белфа» - Андреенко А.В. по доверенности № 7 от 10.01.2008 года ООО «Сигма-интегрированные системы» - Жестков М.В. по доверенности от 10.11.2008 года; Зусман Е. М. по ордеру № 486 от 13.11.2008 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании Общества с ограниченной ответственностью «Рубеж», г. Саратов;

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 17 сентября 2008 года по делу № А 57-11875/05-15-21, принятое судьей  Андрющенко О. А.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью «группа компаний «Рубеж», г. Саратов

к Обществу с ограниченной ответственностью «Белфа», г. Саратов;

Обществу с ограниченной ответственностью «Сигма-интегрированные системы», г. Москва;

о защите исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Группа компаний «Рубеж» с иском к ООО «Белфа» г.Саратов, ООО «Сигма-ИС» г.Москва о защите исключительного права на товарный знак.

Истец в порядке ст.49 АПК РФ уточнил исковые требования и просит считать полным наименованием истца - Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж», обязать ООО «Белфа», г. Саратов, исключить использование в товарном обороте товаров, производимых ООО НПФ «Сигма-ИС», г. Москва:

ППКОП 01059-250-1 «Рубеж-07-3»;

ППКОП 01059-255-2 «Рубеж-07-4»;

ППКОП 01059-1000-3 «Рубеж-08»;

ППКОП 01059-100-4 «Рубеж-060»;

ППКОП 01059-24-5 «Р-020»;

ППКОПУ «Рубеж-08»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-07-3»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-07-4»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-08»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-060»;

блок индикации состояний БИС-01;

сетевой контроллер линейных блоков СКЛБ-01;

сетевой контроллер управления пожаротушением СКУП-01;

сетевой контроллер аналоговых сигналов СКАС-01;

пульт пожарный диспетчерский ППД-01;

пульт управления оператора ПУ-02,

на которых размещены обозначения, содержащие словесный элемент «Рубеж», и которые предлагаются изготовителем к продаже, а также при иных действиях по использованию этих товаров в гражданском обороте с применением обозначений, содержащих словесный элемент «РУБЕЖ», а также предоставить доказательства исключения такого использования. Обязать ООО НПФ «Сигма - ИС», г. Москва прекратить использование обозначений, содержащих словесный элемент «Рубеж», которые ответчик размещает на производимых товарах:

ППКОП 01059-250-1 «Рубеж-07-3»;

ППКОП 01059-255-2 «Рубеж-07-4»;

ППКОП 01059-1000-3 «Рубеж-08»;

ППКОП 01059-100-4 «Рубеж-060»;

ППКОП 01059-24-5 «Р-020»;

ППКОПУ «Рубеж-08»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-07-3»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-07-4»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-08»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-060»;

блок индикации состояний БИС-01;

сетевой контроллер линейных блоков СКЛБ-01;

сетевой контроллер управления пожаротушением СКУП-01;

сетевой контроллер аналоговых сигналов СКАС-01;

пульт пожарный диспетчерский ППД-01;

пульт управления оператора ПУ-02,

на упаковках этих товаров, на технической документации, прилагаемой к этим товарам, а также использует в предложениях к продаже этих товаров и при иных действиях по использованию этих товаров в гражданском обороте, а также предоставить доказательства такого исключения использования.

Обязать ООО НПФ «Сигма - ИС», г. Москва удалить обозначения, содержащие словесный элемент «Рубеж», с изготовленных и находящихся в распоряжении ответчика товаров:

ППКОП 01059-250-1 «Рубеж-07-3»;

ППКОП 01059-255-2 «Рубеж-07-4»;

ППКОП 01059-J 000-3 «Рубеж-08»;

ППКОП 01059-100-4 «Рубеж-060»;

ППКОП 01059-24-5 «Р-020»;

ППКОПУ «Рубеж-08»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-07-3»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-07-4»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-08»;

блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-060»;

блок индикации состояний БИС-01;

сетевой контроллер линейных блоков СКЛБ-01;

сетевой контроллер управления пожаротушением СКУП-01;

сетевой контроллер аналоговых сигналов СКАС-01;

пульт пожарный диспетчерский ППД-01;

пульт управления оператора ПУ-02,

с упаковок этих товаров, с технической документации, прилагаемой к этим товарам, а также из существующих предложений к продаже этих товаров и иных действий по использованию этих товаров в гражданском обороте, а также предоставить доказательства такого удаления.

Решением арбитражного суда Саратовской области от23.06.2006г. исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Постановлением Федерального Арбитражного суда Поволжского округа от 20.03.2007г. решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение. Судом кассационной инстанции указано на необходимость проведения дополнительной экспертизы с целью установления существенных обстоятельств, имеющих значение для дела.

После повторного рассмотрения настоящего дела решением арбитражного суда Саратовской области от 17 сентября 2008 в иске отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Рубеж» обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Саратовской области от 17 сентября 2008  года и принять по делу новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворить в полном объёме.

ООО «Сигма-ИС» просит жалобу оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции – без изменения, по доводам, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу.

В судебном заседании представитель заявителя полностью поддержал доводы апелляционной жалобы, представители ООО «Сигма-ИС», ООО «Белфа» возражали против доводов апелляционной жалобы, полагая, что решение суда первой инстанции принято с соблюдением норм материального и процессуального права.

Дело рассматривается в апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив законность вынесенного судебного акта, изучив материалы дела, в том числе доводы апелляционной жалобы,  выслушав в судебном заседании полномочных представителей сторон, суд апелляционной инстанции находит доводы жалобы обоснованными. А решение суда первой инстанции – подлежащим отмене, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 25 августа 2003 года между ООО Фирма «Рубеж» и ООО «Группа компаний «Рубеж» заключен договор уступки товарного знака, в соответствии с которым ООО «Группа компаний «Рубеж» приобрело исключительное право на товарный знак по свидетельству № 238392, зарегистрированному в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 13 февраля 2003 года. Договор уступки зарегистрирован в реестре Российского агентства по патентам и товарным знакам за № 3528. Товарный знак, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «РУБЕЖ», выполненного буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной латинской буквы «R», зарегистрирован в отношении ряда товаров и услуг, в том числе товаров 9 класса МКТУ - «приборы и инструменты для измерения, сигнализации, контроля (проверки)» и «оборудование для обработки информации и ЭВМ».

27 мая 2005 года истец приобрел у ООО «Белфа» прибор - блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-07-3» из состава ППКОП «Рубеж-07-3», изготовленный ООО «Сигма-ИС».      На самом приборе, на упаковке прибора, а также в технической документации (руководстве по эксплуатации, паспорте, сертификате соответствия, сертификате пожарной безопасности) широко используются маркировки, состоящие, в том числе, из словесного элемента «Рубеж».

В соответствии с частью 2 п. 1 ст. 4 Закона РФ « О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.             В соответствии с п.2 ст. 4 закона нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование его без разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

- на товарах, на этикетках, на упаковках  этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках, или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;     - при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях продажи товаров;

- в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.      В соответствии с решением ФИПС о регистрации товарного знака по заявке № 2004705751  ООО «НПФ «Сигма - ИС» от 19.03.2004г. обществу выдано свидетельство на товарный знак № 295902, зарегистрированное в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.09.2005 года.

Согласно названному свидетельству товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Рубеж», выполненного буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде буквы греческого алфавита «£», выполненной в белом цвете на фоне темной геометрической фигуры, состоящей из прямоугольника и части круга. Товарный знак зарегистрирован в отношении ряда товаров 09 класса МКТУ - оборудования (аппаратуры) интегрированных систем безопасности, в перечень которого не входят такие товары 09 класса МКТУ, как «приборы и инструменты для измерения, сигнализации, контроля (проверки)» и «оборудование для обработки информации».

Степень сходства обозначений, нанесенных на представленный прибор, техническую документацию и упаковку прибора и товарного знака по свидетельству 238392 сторонами не оспаривается.

В предмет доказывания по настоящему делу входит разрешение вопросов об однородности товаров, производимых истцом и ответчиком.

Исходя из содержания статей 3 и 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Основные критерии определения однородных товаров закреплены в Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, и в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32.

Под однородными товарами и услугами понимаются товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Для исследования вопроса об однородности товаров судом первой инстанции, во исполнение указаний, изложенных в постановлении ФАС Поволжского округа от 20.03.2007г., определением от 16.07.2007г. назначена дополнительная патентно-техническая экспертиза.

На разрешение экспертов судом первой инстанции поставлены все вопросы, перечисленные в постановлении ФАС Поволжского округа, как имеющие существенное значение для разрешения настоящего спора.

Экспертам представлены на исследование приобретённый у ООО «Белфа» блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-07-3» из состава прибора системно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП), а также Каталог оборудования системы безопасности. Москва, 2004г., содержащий на стр. 157-161 рекламный материал на продукцию, производимую НПО «Сигма ИС», Межотраслевой тематический каталог 2007, Межотраслевой тематический каталог 2005, Каталог оборудования систем безопасности 2004, из содержания которых усматривается перечень товаров, производимых ответчиком ООО «Сигма ИС».

В перечисленных каталогах и рекламных проспектах содержится характеристика и функциональное назначение выпускаемых ответчиком товаров.

В заключении дополнительной патентно-технической экспертизы от 10.09.2007г. экспертами сделаны следующие выводы:

1)ООО «Сигма ИС» вправе использовать спорный товарный знак только в отношении зарегистрированных товаров и услуг по свидетельству на товарный знак № 295902;

2)представленный на экспертизу  блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-07-3» из состава прибора системно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП), а также следующие товары, изготовленные ООО НПФ «Сигма-ИС» -  ППКОП 01059-250-1 «Рубеж-07-3», ППКОП 01059-255-2 «Рубеж-07-4», ППКОП 01059-1000-3 «Рубеж-08», ППКОП 01059-100-4