Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2014 по делу n А12-2400/2014. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74; тел: [phone]; факс: [phone],

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Саратов

Дело №А12-2400/2014

29 декабря 2014 года

Резолютивная часть постановления объявлена 23 декабря 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 декабря 2014 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего Антоновой О.И., судей Жаткиной С.А., Никитина А.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Григорьевой Н.И.

при участии: от общества с ограниченной ответственностью «СушиВесла» - генеральный директор Статюха Михаил Михайлович, лично, паспорт, протокол №9 от 10.02.2014 г. общего собрания ООО «СушиВесла», выписка из ЕГРЮЛ;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные  жалобы общества с ограниченной ответственностью «СушиВесла» (ИНН 3444197298, ОГРН 1123444007015; г. Волгоград), общества с ограниченной ответственностью «Майбокс.Азов» (прежнее наименование – общество с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов») (ОГРН 1123435006903, ИНН 3435301640, г. Ростов-на-Дону)

на решение Арбитражного суда Волгоградской области  от 22 сентября 2014 года по делу № А12-2400/2014, судья С. С. Луцевич

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СушиВесла»

(ИНН 3444197298, ОГРН 1123444007015; 400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского д. 62)

к обществу с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов» (ИНН 3435301640, ОГРН 1123435006903; 404104, Волгоградская область, г. Волжский, пл. Труда д. 19)

о запрете использовать товарный знак, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «СушиВесла» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исками к обществу с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов» (далее - ответчик) об обязании прекратить неправомерное использование товарного знака «СушиВесла» в торговых точках в ТК Happy Moлл», расположенном по адресу: г.Саратов, Вольский тракт, д.2, торговая точка работает под названием «Mybox»; в ТОЦ «Джанфида», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 114, торговая точка работает под названием «СушиВесла»; в ТЦ «Каблучок», расположенном по адресу: г.Таганрог, ул. Чехова, д. 322/2, торговая точка работает под названием «Mybox»; в гипермаркете «Магнит», расположенном по адресу: г.Астрахань, пл. Вокзальная, д. 19, торговая точка работает под названием «Mybox»; в гипермаркете «Лента», расположенном по адресу: г.Уфа, ул. Бельская, д.70, торговая точка работает под названием «Mybox»; в гипермаркете «Лента», расположенном по адресу: г.Тольятти, Южное Шоссе, д.4, торговая точка работает под названием «Mybox»; и удалить товарный знак «СушиВесла» с материалов, которыми сопровождается предпринимательская деятельность общества с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов» (ИНН 3435301640, ОГРН 1123435006903; 404104, Волгоградская область, г. Волжский, пл. Труда д. 19), в том числе с документации, рекламы, вывесок, упаковок, салфеток, формы сотрудников, пакетов, буклетов, упаковок палочек для суши, печати ООО СушиВесла. Ростов»; взыскании компенсации за не правомерное использования товарного знака истца в указанных точках с учетом уточнений в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в общем размере 5 505 691 руб. 20 коп.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 16.04.2014 дела по указанным исковым заявлениям объединены в одно производство.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 22.09.2014 исковые требования удовлетворены частично:

Суд обязал общество с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов» (ИНН 3435301640, ОГРН 1123435006903; 404104, Волгоградская область, г. Волжский, пл. Труда д. 19) прекратить неправомерное использование товарного знака «СушиВесла» в торговых точках в ТОЦ «Джанфида», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 114, торговая точка работает под названием «СушиВесла»; в ТЦ «Каблучок», расположенном по адресу: г.Таганрог, ул. Чехова, д. 322/2, торговая точка работает под названием «Mybox»; в гипермаркете «Лента», расположенном по адресу: г.Уфа, ул. Бельская, д.70, торговая точка работает под названием «Mybox»; в гипермаркете «Лента», расположенном по адресу: г.Тольятти, Южное Шоссе, д.4, торговая точка работает под названием «Mybox»; и удалить товарный знак «СушиВесла» с материалов, которыми сопровождается предпринимательская деятельность общества с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов» (ИНН 3435301640, ОГРН 1123435006903; 404104, Волгоградская область, г. Волжский, пл. Труда д. 19), в том числе с документации, рекламы, вывесок и формы сотрудников.

С общества с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов» (ИНН 3435301640, ОГРН 1123435006903; 404104, Волгоградская область, г. Волжский, пл. Труда д. 19) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СушиВесла» (ИНН 3444197298, ОГРН 1123444007015; 400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского д. 62) взыскана компенсация в размере 400 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Распределены судебные расходы.

Не согласившись с принятым судебным актом общество с ограниченной ответственностью «СушиВесла» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение в части отказа в удовлетворении требований о взыскании компенсации в размере 5 105 691,20руб. отменить по основаниям, изложенным в жалобе.

Общество с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов» также обратилось с апелляционной жалобой, отменить по основаниям, изложенным в жалобе. Указывает на отсутствие оснований для удовлетворения иска.

Также ответчиком заявлено о смене наименования с Общества с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов» на Общество с ограниченной ответственностью «Майбокс.Азов», что подтверждается протоколом внеочередного общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов» № 6 от 08.07.2014, изменениями в Устав Общества с ограниченной ответственностью «СушиВесла. Ростов» зарегистрированные 18.07.2014 (ГРН № 2146193041861).

Учитывая изложенное, ответчиком следует считать Общество с ограниченной ответственностью «Майбокс.Азов».

В отсутствии возражений со стороны лиц, участвующих в деле обжалуемый судебный акт пересматривается в части по правилам части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как усматривается из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «СушиВесла» является обладателем исключительных прав на товарный знак «СушиВесла» по свидетельству №497612 с приоритетом 06.07.2012, зарегистрированном в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, сроком действия до 06.07.2022 в отношении товаров, работ и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

Как указывает истец, в ноябре 2013 года истцом были зафиксированы случаи неправомерного использования товарного знака ответчиком на его указанных выше торговых точках

Истцом в адрес ответчика направлялась претензия от 18.12.2013 с предложением оплатить компенсацию, а также заключить лицензионный договор на последующие периоды или прекратить использование товарного знака истца.

Указанная претензия оставлена ответчиком без ответа.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак; свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными данным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным кодексом.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции «(3)… подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Из содержания указанных норм права следует вывод о том, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица.

Изготовление, предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, в том числе фотоматериалами, и установлено судом, ответчиком в 2013 году в торговых точках в ТОЦ «Джанфида», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 114, торговая точка работает под названием «СушиВесла»; в ТЦ «Каблучок», расположенном по адресу: г.Таганрог, ул. Чехова, д. 322/2, торговая точка работает под названием «Mybox»; в гипермаркете «Лента», расположенном по адресу: г.Уфа, ул. Бельская, д.70, торговая точка работает под названием «Mybox»; в гипермаркете «Лента», расположенном по адресу: г.Тольятти, Южное Шоссе, д.4, торговая точка работает под названием «Mybox»; был использован в предпринимательской деятельности, в том числе в документации, рекламе, вывеске и форме сотрудников (в зависимости от точки) товарный знак истца.

Как разъяснено в пункте 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дела, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», за нарушение авторских прав может быть применена как уголовная или административная, так и гражданско-правовая ответственность.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

При этом