Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2014 по делу n А12-12338/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74; тел: [phone]; факс: [phone],

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Саратов

Дело №А12-12338/2014

25 ноября 2014 года

Резолютивная часть постановления объявлена 19 ноября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 ноября 2014 года.

     Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего - судьи А.Ю. Никитина,

судей Т.В. Волковой, О.И. Антоновой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.В. Самойловой,

рассмотрев  в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Экшн» на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 15 сентября 2014 года по делу № А12-12338/2014, (судья Пятернина Е.С.),

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Экшн» (ОГРН 1097746397891, ИНН 7715764913)

к обществу с ограниченной ответственностью «Южное мерчендайзинговое агентство» (ОГРН 1063461002769, ИНН 3447023701)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора - общество с ограниченной ответственностью «Ардис» (адрес местонахождения: 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. Тенистая аллея, 16-7; почтовый адрес: 236023, Калининградская область, г. Калининград, ул. Третьяковская,4),

о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака, об обязании изменения наименования интернет сайта,

при участии в заседании:

от истца – Дмитриев Е.А. по доверенности,

от ответчика – Омельченко Н.А. по доверенности,

от третьего лица – не явились, извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке части 1 статьи 122, части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Экшн» (далее - ООО «Экшн», истец) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Южное мерчендайзинговое агентство» (далее - ООО «Южное мерчендайзинговое агентство», ответчик) с требованиями:

-    обязать ООО «Южное мерчендайзинговое агентство» изменить название интернет сайта http//www.ra-praction.ru/,

-    убрать наименование сайта из всех поисковых систем,

-    взыскать с ООО «Южное мерчендайзинговое агентство» в пользу ООО «Экшн» компенсацию за неправомерное использование товарного знака в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) в размере 600.000, 00 рублей.

Решением от 15 сентября 2014 года Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-12338/2014 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное.

В обоснование поданной апелляционной жалобы заявитель указывает, что действия ООО «Ардис» по регистрации доменного имени «www ra-praction.ru» нарушают исключительные права истца на товарный знак «Action», поскольку сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смещения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительно права истца и противоречит требованиям ст. 1 Obis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, а регистрация доменного имени направлена на незаконное использование товарного знака истца.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, отзыве на нее, исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный апелляционный суд  считает, что обжалуемый судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «Action» в виде словесного обозначения (свидетельство Российской Федерации N 448932, приоритет товарного знака 24.11.2010).

Указанный товарный знак зарегистрирован для обозначения товаров и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Товарный знак зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков в установленном порядке 12.12.2011.

Исковые требования мотивированы тем, что ООО «Южное мерчендайзинговое агентство» является администратором доменного имени RA-PRACTION.RU.

Обозначение, используемое ответчиком в доменном имени, сходно по графическому, семантическому и фонетическому критериям и совпадает со словесным элементом товарного знака, принадлежащего истцу.

Действия ответчика, считает истец, по регистрации на свое имя доменного имени RA-PRACTION.RU нарушают исключительные права истца на товарный знак «Action», поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети «Интернет» к информации об однородных услугах, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

Истец считает, что факт использования доменного имени для адресации в сети «Интернет» к информации об однородных услугах с услугами истца (рекламная деятельность) установлен судебными актами по делу №А12-28322/2013.

Кроме того, истец считает, что у ответчика нет законных прав и интересов в отношении доменного имени RA-PRACTION.RU, поскольку он не является владельцем одноименного товарного знака и указанное доменное имя не отражает фирменного наименования его организации.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное  действие,  как-то:  передать  имущество,  выполнить  работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В статье 1484 ГК РФ указанное в статье 1229 ГК РФ правило конкретизировано применительно к такому средству индивидуализации, как товарный знак.

В приведенной норме предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции определением от 28.07.2014 по ходатайству ответчика назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту - индивидуальному предпринимателю Ботовой Антонине Алексеевне, (патентный поверенный, свидетельство от 30.12.1993 № 120, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам)

Согласно представленному в материалы дела экспертному заключению № 08/20-1 имеющиеся фонетические, графические и семантические отличия обуславливают вывод об отсутствии тождества и сходства между комбинированным товарным знаком №448932 «Action» и доменным именем «RA-PRACTION», что позволяет сделать вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются тождественными и сходными до степени смешения.

Ввиду того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными и сходными до степени смешения, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя услуг вероятности смешения сравниваемых обозначений на комбинированный   товарный   знак   №448932   «Action»   и   доменного   имени   RA-PRACTION.RU.

Заключения эксперта Ботовой А.А. суд первой инстанции признал надлежащими доказательствами, поскольку оно соответствует требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

У суда не имелось оснований ставить под сомнение результаты проведенной судебной экспертизы.

Доводы экспертизы истцом не опровергнуты.

При этом суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что представленный истцом в материалы дела Отчет № 1371/0717 об определении рыночной стоимости товарного знака «Action» не опровергает выводов судебной экспертизы и в соответствии с положениями статьи 12 ФЗ от 29.07.1998 №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», пунктом 1 информационного письма Президиума ВАС РФ ОТ 30.05.2005 №92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком» носит рекомендательный характер.

Давая оценку, представленному истцом в материалы дела экспертному заключению о проверке обозначений на сходство до степени смешения от 07.08.2014, составленного Центр экспертизы интеллектуальной собственности, суд исходил из того, что в соответствии с пунктом 13 Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу. Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со ст. 89 АПК РФ.

Экспертное заключение о проверке обозначений на сходство до степени смешения от 07.08.2014, составленного Центр экспертизы интеллектуальной собственности, подготовлено вне рамок судебного процесса, проведение экспертизы указанным лицам судом в рамках настоящего дела не поручалось, а данные лица не предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Достоверность, проведенной в рамках данного дела судебной экспертизы, сторонами по делу не оспорена, ходатайства о проведении повторной, либо дополнительной экспертизы не заявлялись ни в суде первой, ни в суде апелляционной инстанций.

Имеющиеся в деле судебное экспертное заключение содержит однозначные выводы по поставленным вопросам, заключение ясное, полное и обоснованное.

Таким образом, истец не доказал, что обозначение, используемое ответчиком в доменном имени, сходно по графическому, семантическому и фонетическому критериям и совпадает со словесным элементом товарного знака, принадлежащего ООО «Экшн».

Кроме того, истцом в материалы дела не представлены надлежащие доказательства о размещении ответчиком, будучи администратором доменного имени «RA-PRACTION.RU», на соответствующем сайте информацию о товарах, услугах, однородных, в отношении которых товарный знак зарегистрирован ООО «Экшн».

В спорах между обладателями товарных знаков и доменных имен необходимо подтвердить не только наличие доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, но и размещение на соответствующем сайте информации о товарах, услугах, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

В качестве надлежащего доказательства на практике суды принимают нотариальный осмотр web-страниц (Глава XIX Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, утвержденной Приказом Минюста РСФСР от 06.01.87 № 01/16-01.)

К числу допустимых доказательств, подтверждающих факт нарушения исключительных прав