Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2014 по делу n А12-28322/2013. Изменить решение (ст.269 АПК)

ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74; тел: [phone]; факс: [phone],

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Саратов

Дело №А12-28322/2013

25 июня 2014 года

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июня 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 июня 2014 года.

     Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего - судьи А.Ю. Никитина,

судей С.В. Никольского, Ф.И. Тимаева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.В. Шенберг,

рассмотрев  в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Пиар Экшен» на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 26 февраля 2014 года по делу №А12-28322/2013, судья Савченко Н.А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Экшн», г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр.1 (ИНН 7715764913, ОГРН 1097746397891)

к обществу с ограниченной ответственностью «Пиар Экшен», г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, д.21, оф.413 (ИНН 3443114997, ОГРН 1123443001582)

о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак и о взыскании компенсации,

в качестве третьего лица в деле участвует общество с ограниченной ответственностью «Южное Марчендайзинговое Агентство», г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, д.21,

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью «Экшн» Андреевой Ирины Владимировны по доверенности от 13.01.2014,

У С Т А Н О В И Л:

В арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Экшн» (ООО «Экшн») (далее истец) с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Пиар Экшен» (ООО «Пиар Экшен») (далее ответчик) о запрете ответчику использовать словесное обозначение «Action» в составе фирменного наименования ООО «Пиар Экшен», в названии интернет сайта http://ra-praction.ru/, обязании убрать схожее до степени смешения наименование «PR action», размещенное на сайте, о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака 5.000.000 руб., взыскании судебных расходов 75.280 руб. (с учетом заявления в порядке ст. 49 АПК РФ, принятом судом к рассмотрению).

Решением от 26 февраля 2014 года Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-28322/2013 исковые требования удовлетворены частично.

Суд обязал общество с ограниченной ответственностью «Пиар Экшен» (ИНН 3443114997, ОГРН 1123443001582) изменить фирменное наименование.

Взыскано с общества с ограниченной ответственностью «Пиар Экшен» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экшн»      300.000 руб. компенсации за неправомерное использование товарного знака, расходы по оплате госпошлины в сумме 2.880 руб., судебные расходы 75.280 руб.

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное.

Заявитель апелляционной жалобы считает, действующим законодательством не предусмотрено право истца на обращение в суд с требованиями об обязании изменить фирменное наименование. Заявитель считает, что суд, обязав ответчика сменить наименование, фактически запретил последнему осуществлять предпринимательскую деятельность. Кроме того, заявитель не согласен с распределением судебных расходов.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, отзыве на нее, исследовав материалы дела, заслушав представителя ответчика, арбитражный апелляционный суд  приходит к следующим выводам.

Как видно из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «Action» в виде словесного обозначения (свидетельство Роспатента № 448932 ,приоритет товарного знака 24.11.2010). Указанный товарный знак зарегистрирован для обозначения товаров и услуг 35, 41, классов Международной классификации товаров и услуг.

Товарный знак зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков в установленном порядке12.12.2011.

04.04.2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись государственной регистрации о создании юридического лица ООО «Пиар Экшен» (сокращенное фирменное наименование на английском языке «PR action» Ltd., что следует из решения учредителя от 26.03.2012 и Устава Общества).

Сфера деятельности сторон совпадает, поскольку стороны осуществляют рекламную деятельность, ориентированы на один и тот же круг потребителей, которые при оказании услуг с использованием словесного обозначения «Action» могут быть введены в заблуждение относительно их производителя.

Соответствующие договора с правообладателем на предоставление ООО «Пиар Экшен» прав на использование в предпринимательской деятельности средств индивидуализации, не заключались.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, правомерно руководствовался следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу ст. 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

 Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

Пунктом 1 ст. 1477 Гражданского кодекса РФ установлено, что на товарный знак, т.е. на     обозначение,  служащее для  индивидуализации товаров юридических лиц  или индивидуальных            предпринимателей, признается  исключительное   право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из пункта 2 ст. 1481 Гражданского кодекса РФ следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень услуг и товаров, в отношении которых действует это исключительное право.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар (услуги) одного производителя среди аналогичных товаров (услуг) другого производителя.

Гражданское законодательство допускает регистрацию в качестве товарного знака в том числе в форме словесных обозначений (ст. 1482 Гражданского кодекса РФ).

В статье 1484 Гражданского кодекса РФ указанное в ст. 1229 Кодекса правило конкретизировано применительно к такому средству индивидуализации, как товарный знак. В приведенной норме предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При сравнении товарного знака «Аction» и фирменного наименования ответчика ООО «Пиар Экшен» («PR action» Ltd.) по звуковому (фонетическому), семантическому (смысловому) и графическому (визуальному) признакам суд пришел к правомерному выводу, что общее графическое сходство между спорными обозначениями отсутствует, однако, имеется сходство по звуковому и семантическому признакам.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестных конкуренций.

В соответствии с п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В силу пункта 2 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Таким образом, требование истца об обязании общества с ограниченной ответственностью «Пиар Экшен» изменить фирменное наименование, исключив словесное обозначение «Action» из фирменного наименования законно и правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

Действующая редакция 4 части ГК РФ не предусматривает положений, устанавливающих приоритет доменного имени перед товарным знаком.

Доменное имя не является охраняемым законом обозначением, законом не представляется доменному имени специальная правовая охрана такому, как товарный знак или фирменное наименование.

Доменное имя является способом использования товарного знака, никто, кроме правообладателя не вправе использовать товарный знак в доменном имени, в связи с чем, не может устанавливаться приоритет регистрации доменного имени перед регистрацией товарного знака, охраняемого законом.

В Постановлении от 11.11.2008 № 5560/08 по делу № А56-46111/2003 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Истец не доказал суду, что ответчик является администратором домена ra-praction.ru, что исключает удовлетворение исковых требований к ООО Пиар Экшен» о запрете использовать словесное обозначение «Action» в названии интернет сайта http://ra-praction.ru/ , обязании убрать схожее до степени смешения наименование «PR action», размещенное на указанном сайте.

В соответствии с п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10.000 до 5.000.000 руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение , исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая во внимание требования п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26.03.2009 года, суд приходит к выводу о том, что с учетом совокупности всех собранных по делу доказательств, характера и масштаба допущенного правонарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, подлежащая взысканию компенсация была снижена до 300.000 руб.

Кроме того, истец заявил требование о возмещении расходов, связанных с оплатой проезда представителя к месту проведения судебных заседаний и проживания представителя.

Сумма таких расходов составляет 75.280 руб.

Андреева И.В., представитель ООО «Экшн» по доверенности, принимала участие во всех судебных заседаниях по настоящему делу, в материалы дела представлены копии электронных билетов на самолет по маршруту Москва-Волгоград, Волгоград-Москва, счета за проживание в гостиницах г. Волгограда, платежные поручения об оплате билетов и счетов на проживание в гостиницах.

Суд первой инстанции, удовлетворяя полностью заявленные требования в данной части, пришел к выводу об их обоснованности.

Однако судом первой инстанции не учтено следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов, суд первой инстанции при снижении размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в полном объеме взыскал с ответчика в пользу истца расходы последнего связанных с оплатой проезда представителя к месту проведения судебных заседаний и проживания представителя.

Однако