Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2008 по делу n А55-9487/2003. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. [phone]

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: [email protected]

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

21 апреля 2008г.                                                                         Дело № А55-9487/2003

г. Самара

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2008г.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 апреля 2008г.                         

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балашевой В.Т.,

судей Терентьева Е.А., Шадриной О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Золотаревой О.В.,

с участием:

от истца – Кузнецов Н.Н., лично, паспорт,

от ответчика – Кац Ю.А., доверенность № 122/01 от 21.02.2008г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 16 - 18 апреля 2008 года в зале № 3 апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Моторостроитель», г. Самара, на решение Арбитражного суда Самарской области от 28 января 2008 года по делу № А55-9487/2003 (судья Веремей Л.Н.),

по иску индивидуального предпринимателя Кузнецова Николая Николаевича, г. Самара, к открытому акционерному обществу «Моторостроитель», г. Самара, о признании нарушенным исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Николаевич, г. Самара, обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к открытому акционерному обществу «Моторостроитель», г. Самара, об обязании ответчика заключить с ним лицензионный договор на использование товарного знака, о привлечении ответчика к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, о признании нарушенным его исключительного права владельца товарного знака.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 03.12.2002г. и дополнительным решением того же суда от 05.03.2003г. в иске отказано. Постановлением апелляционной инстанции того же суда от 30.04.2003г. решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 24 июля 2003г.  принятые по делу судебные акты в части отказа в удовлетворении требования истца о признании нарушенным его исключительного права на товарный знак "НК" отменены, дело в этой части требований направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в остальной части принятые по делу судебные акты оставлены без изменения.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 12 августа 2005 года суд признал нарушенным исключительное право истца на товарный знак "НК". Постановлением апелляционной инстанции того же суда от 01.11.2005 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 25.02.2006 данные судебные акты оставлены в силе.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 28 июля 2006 года удовлетворено заявление ответчика о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, решение суда первой инстанции от 12.08.2005 отменено.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16 февраля 2007г. (т.4, л.д.92-93), оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 апреля 2007 года,   признано нарушенным исключительное право владельца Кузнецова Николая Николаевича на товарный знак «НК» со стороны ОАО «Моторостроитель»  до 30.09.2004г.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 12 июля 2007г. решение Арбитражного суда Самарской области от 16.02.07г. и постановление Одиннадцатого арбитражного суда апелляционной  инстанции  от   13.04.07г.  по делу №А-9487/2003 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

При новом рассмотрении, до принятия решения истец уточнил исковые требования (т.5, л.д.61),  дополнив их новыми требованиями о взыскании с ответчика убытков от незаконного использования товарного знака в сумме 290 355 781 руб., которые судом первой инстанции не приняты.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 28 января 2008 года признано нарушенным исключительное право владельца Кузнецова Николая Николаевича на товарный знак «НК» со стороны ОАО «Моторостроитель»  до 30.09.04г. (т.5, л.д. 82-83).

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил решение Арбитражного суда Самарской области от 28 января 2008 года отменить, в удовлетворении исковых требований отказать. По мнению заявителя, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела и ст. 5 закона «О товарных знаках и знаках обслуживания», и противоречат обстоятельствам, установленным Федеральным арбитражным судом Поволжского округа в постановлении по данному делу от 12.07.2007г.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просил решение суда отменить в части отказа в рассмотрении измененного предмета иска и взыскать с ответчика упущенную выгоду за нарушение исключительных прав с 13.10.99г. по 31.12.03г. в размере 290 355 781 руб., и компенсацию, предусмотренную ст. 46 ФЗ «О товарных знаках» за период с 11.12.02г. по 30.06.03г. - 50000 минимальных размеров оплаты труда.

Представитель ответчика в судебном заседании просил отменить решение суда, отказать в удовлетворении исковых требований. Истец просил решение суда отменить в части отказа в рассмотрении измененного предмета иска и взыскать с ответчика упущенную выгоду за нарушение исключительных прав с 13.10.99г. по 31.12.03г. в размере 290 355 781 руб., и компенсацию, предусмотренную ст. 46 ФЗ «О товарных знаках» за период с 11.12.02г. по 30.06.03г. - 50000 минимальных размеров оплаты труда. Возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 16.04.2008г. до 10 час. 15 мин. 18.04.2008г.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, арбитражный апелляционный суд установил.

Из материалов дела следует, что истец согласно свидетельству № 180625, зарегистрированному 13.10.1999г., являлся владельцем товарного знака (знака обслуживания) с приоритетом от 30.12.1998 года в отношении товаров групп 07, 12, 36, 37,42 Международного классификатора товаров и услуг.

Палатой по патентным спорам 30.09.2004г. действие данного товарного знака (знака обслуживания) было сохранено только в отношении товаров и услуг 07 класса и только в части бензиновых малолитражных моторов и двигателей, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, и услуг 42 класса (исследования в области механики). В отношении остальных ранее указанных в свидетельстве на товарный знак товарных групп правовая охрана товарного знака была прекращена в связи с неиспользованием товарного знака истцом, как лицензиатом.

Согласно ч. ч. 1, 2  Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520-1  «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик использовал аббревиатуру "НК" для обозначения выпускаемой им продукции до 30.09.04г. на табличках, устанавливаемых на двигателях  вместе с обозначением, тождественным товарному знаку №180625. Факт использования ответчиком аббревиатуры "НК",  которая является обозначением,  сходным до степени смешения с товарным знаком "НК", владельцем которого является истец, суд первой инстанции признал доказанным представленными в материалы дела документами, в том числе,  свидетельством на товарный знак №180625, международной классификацией товаров и услуг, заключением о сходстве товарного знака №180625 владельца Н.Кузнецова с обозначением «НК», фотографиями товарных знаков (обозначений), применяемых ОАО «Моторостроитель», оригиналом таблички, используемой ответчиком для маркировки двигателей марки «НК», газетными публикациями, тематическим сборником статей о применении газотурбинных двигателей марки «НК» в электроэнергетике, выписками из энциклопедического словаря (т.1, л.д.34,114-117,119,120,140-142,  т. 2, л.д. 1-7,24-31,96-100,135-138145-153, т. 3 л.д.4,48 ).

Вывод суда первой инстанции о доказанности факта использования ответчиком товарного знака, правообладателем которого является истец, в том числе и в период действия правовой охраны зарегистрированного права, арбитражный апелляционный суд считает ошибочным, не подтвержденным имеющимися в деле доказательствами, и принятым с неправильным толкованием норм материального права.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации  «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» регистрации в качестве товарных знаков, а, следовательно, и правовой защите, подлежат только словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно п. 2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Комитетом РФ по патентам и товарным знакам 29.11.1995г. (далее Правила), в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

(1) К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания.

(2) К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости.

(3) К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур.

(4) К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного характера, изобразительных, словесных, объемных и т.д.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) / пункт 14.4.2.2 Правил/.

Из письма Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П.Королева (т.3, л. д. 47) следует, что ответчик производит газотурбинные двигатели марки "НК" с 1955г., эта аббревиатура была утверждена Постановлением СМ СССР от 15 июня 1955г.

Согласно решений Апелляционной палаты Российского агентства по патентам и товарным знакам, товарный знак № 180625 является комбинированным, и  «представляет собой сочетание стилизованных букв «Н» и «К», являющихся начальными буквами имени и фамилии заявителя,  выполненных на фоне стилизованного рисунка конструкции, ассоциирующейся с двигателями, разработку и научные исследования которых производит предприниматель. Охватываяющая рисунок кривая с указательной направляющей, вызывает ассоциации отходящего от конструкции газового потока, одновременно напоминая своей конфигурацией букву «С» - начальную букву города Самара» (т.1, л.д.64-66,106-113).

 Изображение товарного знака содержится в свидетельстве  № 180625 (т.1, л.д.34).

Аббревиатура «НК» не является словесным обозначением, а, следовательно, не может быть отдельно охраняемым элементом товарного знака. Как следует из материалов дела, товарный знак истца является комбинированным.

Доказательств использования ответчиком комбинированного товарного знака истца в перечисленной совокупности признаков  суду не представлено.

Использование ответчиком двух букв «НК» в  наименовании  двигателей с данным товарным знаком в отсутствие графического сходства не является нарушением прав на зарегистрированный товарный знак.

Ксерокопия изображения табличек (т. 1, л.д. 116) и фотографии (т. 3, л.д. 4), на которые суд первой инстанции сослался в качестве доказательств использования ответчиком товарного знака истца, приняты судом первой инстанции с нарушением ст. ст. 67-68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку не отвечают требованиям относимости и допустимости доказательств.

Выводы патентного поверенного РФ Петровой Л.К. о сходстве зарегистрированного товарного знака истца с обозначением, используемых для двигателей «НК» (т.1, л.д.117), арбитражный апелляционный суд отвергает, поскольку из заключения невозможно установить,  на основании каких фактических данных сделан вывод о сходстве.

Учитывая изложенное, арбитражный апелляционный суд считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене как принятое с неправильным толкованием норм материального права, и  несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела,   в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований.

Новые требования истца о взыскании с ответчика упущенной выгоды за нарушение исключительных прав с 13.10.99г. по 31.12.03г. в размере 290 355 781 руб., и компенсации, предусмотренной ст. 46 ФЗ «О товарных знаках» за период с 11.12.02г. по 30.06.03г.  в сумме 50000 минимальных размеров оплаты труда, в соответствии  с ч. 7 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции, поскольку не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы ответчика по уплате государственной пошлины