Осуществление и защита исключительного права на товарный знак: действующее законодательство и неурегулированные проблемы
ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК: ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
В.А. МЕЩЕРЯКОВ
В.А. Мещеряков,
зам. начальника юридического отдела фирмы
"Городисский и Партнеры".
Товарному знаку
предоставлена правовая охрана. Однако
некоторые обстоятельства могут
препятствовать его владельцу осуществлять
исключительное право на этот товарный знак
для получения соответствующих выгод в
процессе предпринимательской
деятельности, нарушать его право и даже
служить основанием для признания этого
права недействительным или прекращать его
действие.
Как правило, эти
обстоятельства возникают в процессе
конкурентной борьбы, но есть и причины,
зависящие от самого владельца товарного
знака. Начнем с этих причин.
Срок
действия исключительного права на товарный
знак ограничен и составляет десять лет с
даты подачи заявки на его регистрацию (п. 1
ст. 16 Закона РФ от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных
знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров",
далее - Закон о товарных знаках). Этот срок
может быть продлен неограниченное
количество раз по заявлению владельца
товарного знака в порядке, установленном п.
2 ст. 16 Закона о товарных знаках, а также
Правилами продления срока действия
регистрации товарного знака и знака
обслуживания в Российской Федерации,
внесения изменений в регистрацию и
свидетельство на товарный знак и знак
обслуживания, утвержденными Приказом
Роспатента от 16.09.93 N 63 (в редакции Приказа
Роспатента от 27.07.98 N 145).
Таким образом,
владелец товарного знака должен
позаботиться о своевременном продлении
срока его действия, иначе действие этого
товарного знака будет прекращено, а это
значит, что любое лицо вправе использовать
этот товарный знак без разрешения его
владельца.
Владелец товарного знака
должен начать использовать его не позже чем
по истечении 5 лет с даты его
государственной регистрации. В ином случае
по заявлению любого лица действие
исключительного права на этот знак может
быть прекращено в порядке, установленном п.
3 ст. 22 Закона о товарных знаках, а также
Правилами подачи жалоб, заявлений и
ходатайств и их рассмотрения в Высшей
патентной палате Российского агентства по
патентам и товарным знакам, утвержденными
Приказом Роспатента от 21.05.98 N 107 (с
изменениями от 04.12.98).
Действие
товарного знака в соответствии с абзацем 7
ст. 29 Закона о товарных знаках и в порядке,
установленном вышеупомянутыми Правилами
подачи жалоб, заявлений и ходатайств, может
быть прекращено в случае превращения этого
знака в обозначение, вошедшее во всеобщее
употребление как обозначение товаров
определенного вида.
Это зависит от
тактики осуществления своих прав
владельцем товарного знака: если он не
будет принимать мер к прекращению
несанкционированного использования его
знака третьими лицами или будет
неоправданно разрешать его использование
иными лицами, знак может превратиться в
обозначение, вошедшее во всеобщее
употребление как обозначение товаров
определенного вида, поскольку в сознании
потребителя он будет ассоциироваться как
обозначение вида товаров, выпускаемых
различными производителями, т.е. знак
утратит различительную способность -
способность отличать товары одних
производителей от товаров других
производителей.
Следует также иметь в
виду, что ликвидация юридического лица,
являющегося владельцем товарного знака,
или утрата физическим лицом, являющимся
владельцем товарного знака, статуса
предпринимателя являются основанием для
досрочного прекращения действия товарного
знака, как это предусмотрено абзацем 6 ст. 29
и п. 3 ст. 2 Закона о товарных знаках.
Регистрация товарного знака может быть
признана недействительной по результатам
рассмотрения возражений третьих лиц в
порядке, установленном ст. 28 Закона о
товарных знаках, а также Правилами подачи
возражений и их рассмотрения Апелляционной
палатой Роспатента, утвержденными Приказом
Роспатента от 19.04.95. Основанием, по которому
регистрация товарного знака может быть
оспорена и признана недействительной,
является его несоответствие требованиям
охраноспособности товарного знака,
установленным статьями 6 и 7 Закона о
товарных знаках. Указанные требования
выражены обобщенными положениями,
применение которых определяется
соответствующими положениями Правил
составления, подачи и рассмотрения заявки
на регистрацию товарного знака, знака
обслуживания, утвержденных Приказом
Роспатента от 29.11.95. Эти Правила тоже не
содержат исчерпывающей конкретизации всех
положений Закона о товарных знаках. Наряду
с ними имеются еще и принятые Роспатентом
Методические рекомендации экспертам по
единообразному применению соответствующих
положений Закона о товарных знаках и
указанных Правил.
При этом в Роспатенте
накоплен опыт и сложилась практика
применения тех или иных однозначно
неурегулированных вопросов.
Таким
образом, нормативная база имеет правовые
пробелы в регулировании тех или иных
вопросов, оспаривание регистрации товарных
знаков требует глубокой профессиональной
подготовки в вопросах охраноспособности
товарных знаков (требований, предъявляемых
к регистрации обозначения в качестве
товарного знака).
В небольшой
публикации можно коснуться лишь некоторых
неурегулированных либо недостаточно полно
урегулированных вопросов осуществления
права на товарный знак и его защиты, что
является причиной неединообразного
применения положений Закона о товарных
знаках и Правил в практике экспертизы
заявленных обозначений и рассмотрения
споров об охраноспособности товарных
знаков.
Пунктом 1 ст. 6 Закона о товарных
знаках установлен ряд требований к
регистрации обозначения в качестве
товарного знака (перечень абсолютных
оснований для отказа в регистрации
товарного знака) применительно только к тем
случаям, когда заявляемое обозначение
состоит из совокупности элементов
(обозначений); при этом все эти требования
отнесены к каждому элементу в отдельности.
("Не допускается регистрация товарных
знаков, состоящих только из
обозначений".)
Эти требования не могут
считаться однозначно регулирующими случаи,
когда заявляемое обозначение состоит из
обозначений, каждое из которых в
отдельности не соответствует упомянутым
требованиям, а в совокупности эти
обозначения указанным требованиям
соответствуют. Упомянутые Правила (пп. 2.3 и
14.4.1) также четко не регулируют эти проблемы.
Приходится руководствоваться здравым
смыслом исходя из определения главной
функции товарного знака (ст. 1 Закона о
товарных знаках) - служить средством
индивидуализации лиц и товаров, т.е.
обладать различительной способностью либо
за счет отдельно входящих в товарный знак
элементов, либо за счет их совокупности.
В настоящее время в Роспатенте готовится
проект Федерального закона "О внесении
изменений и дополнений в Закон о товарных
знаках" с предложениями о внесении
соответствующих изменений в действующую
редакцию. При этом рассматривается
возможность признания заявленного
обозначения соответствующим указанным
требованиям охраноспособности, если это
соответствие возникло (приобретено) на дату
принятия экспертизой решения по заявке на
регистрацию товарного знака (а по состоянию
до приоритета заявленного обозначения
этого соответствия не было).
Эта
проблема представляется неоднозначной. С
одной стороны, принятие такого предложения
является целесообразным с точки зрения
упрощения для заявителя условий
приобретения правовой охраны (нет
необходимости подавать вновь заявку на
регистрацию того же знака). С другой
стороны, подход к оценке этого соответствия
становится явно неопределенным из-за
неоднозначно фиксируемой даты принятия
решения (принятие решения можно
приостановить в ожидании наступления
событий, после которых заявленный знак
приобретет различительную способность), а
это ущемляет законные интересы третьих лиц
из-за затягивания сроков, в течение которых
судьба заявленного товарного знака
остается неопределенной.
Недостаточно
урегулированы и условия
противопоставления заявленному товарному
знаку товарного знака с более ранним
приоритетом (п. 1 ст. 7 Закона о товарных
знаках). Речь идет о "столкновении" заявок на
регистрацию тождественных или сходных до
степени смешения товарных знаков с разными
приоритетами (в отношении однородных
товаров). Согласно букве действующей
редакции Закона товарный знак с более
ранним приоритетом, вне зависимости от
того, будет или не будет ему предоставлена
правовая охрана (лишь бы заявка не была
признана отозванной), должен быть
противопоставлен товарному знаку с более
поздним приоритетом. (Действующая редакция
Закона не содержит каких-либо ограничений
на противопоставление товарного знака с
более ранним приоритетом.) "Дух Закона" о
товарных знаках, да и мировая практика
подтверждают, что первенство приобретения
права на товарный знак принадлежит тому,
кто первый подал заявку на регистрацию
товарного знака и не утратил или не
отказался от прав на регистрацию этого
знака, следовательно, кроме отозванных не
должны противопоставляться заявки, по
которым принято решение, возможность
оспаривания и отмены которого не
допускается действующим
законодательством. Именно такое
разъяснение дано в упомянутых Правилах (п.
14.4.2.1). Однако остался неурегулированным
вопрос о том, на какой момент должно
проверяться наличие упомянутых заявок,
которые могут быть противопоставлены
заявленному товарному знаку с более
поздним приоритетом, - на дату приоритета
заявленного знака или на дату принятия по
этой заявке решения?
Руководствуясь
указанным "духом Закона", Роспатент на
стадии экспертизы заявленных обозначений и
рассмотрения споров об охраноспособности
товарных знаков в ряде случаев действует не
единообразно. В некоторых случаях
используется подход, предусматривающий
противопоставление заявки, если она
существовала (не была отозвана) по
состоянию на дату приоритета товарного
знака вне зависимости от того, в каком
состоянии эта заявка находилась на дату
принятия решения по заявке с более поздним
приоритетом. В иных случаях учитывается
состояние противопоставляемой заявки на
дату принятия решения по заявке с более
поздним приоритетом.
Один из возможных
вариантов решения данной проблемы
заключается в том, что заявка может быть
противопоставлена, если по состоянию на
дату принятия решения по заявке с более
поздним приоритетом противопоставляемая
заявка не отозвана и по ней либо принято
решение о регистрации товарного знака, либо
еще не принято решение об отказе в его
регистрации.
В последнее время
появились случаи, когда обозначения,
используемые хозяйствующими субъектами на
территории Российской Федерации и не
зарегистрированные ими в качестве товарных
знаков, регистрируются в качестве таковых
иными лицами. При этом эти лица не
предусматривают использование этих знаков,
а, получив право на товарный знак,
предлагают заключить договор об уступке
этого права тому лицу, которое ранее
использовало этот знак. Действующее
законодательство не содержит запрета на
такую регистрацию товарных знаков.
Представляется, что эта ситуация должна
быть урегулирована таким образом, чтобы
исключить подобные случаи. Роспатентом
принято соответствующее предложение в
Закон о товарных знаках, предусматривающее
возможность прекращения действия такой
регистрации товарного знака на основании
решения суда или антимонопольного органа о
признании действий владельца товарного
знака, связанных с его регистрацией и
использованием, актом недобросовестной
конкуренции, а также решения суда о
злоупотреблении владельцем товарного
знака своим правом на товарный знак.
На
урегулирование этой же проблемы, но иным
путем, направлено принятое Роспатентом
предложение о внесении в Закон о товарных
знаках положения, предусматривающего
признание регистрации товарного знака
недействительной в случае, если этот знак
на протяжении длительного времени в период
до приоритета зарегистрированного знака
использовался другим лицом. Это
предложение следует оценить как в
определенной мере революционное для
российского законодательства в области
правовой охраны товарных знаков: по сути
предлагается перейти от принципа "первого
заявителя" к принципу "первого
пользователя".
В отношении этого
положения могут возникнуть сомнения, не
противоречит ли оно одному из
фундаментальных условий, установленных для
национальных законодательств стран -
участниц Парижской конвенции по охране
промышленной собственности, а именно
условию подп. 1 п. "В" ст. 6 quinquies указанной
Конвенции. Это условие разрешает
национальным законодательствам
предусматривать отклонение (отказ)
регистрации товарных знаков или признание
регистрации знаков недействительными, если
эти знаки могут затронуть права,
приобретенные третьими лицами в стране, где
испрашивается охрана.
Казалось бы,
использование незарегистрированных знаков
(или знаков, которым не предоставлена
охрана в рамках Мадридского соглашения о
международной регистрации знаков) не
порождает каких-либо прав для лиц,
использующих эти знаки. Однако то
обстоятельство, что любое лицо вправе
использовать знак, которому не
предоставлена правовая охрана в режиме
исключительного права, но утрачивает это
право в связи с предоставлением
исключительного права пользования этим
знаком иному лицу, представляется
подтверждающим вывод, что регистрация
знака (предоставление знаку охраны)
затрагивает права лиц, использовавших
ранее этот знак.
Роспатентом принято
предложение о внесении дополнений в Закон о
товарных знаках с целью более полного
урегулирования вопросов, связанных с
предоставлением исключительного права
общеизвестным знакам. Принятие
законопроекта в этой части, безусловно,
позволит более четко регулировать ряд
вопросов, которые в настоящее время могут
быть решены, только на основании здравого
смысла и принципа применения
законодательства по аналогии. В частности,
законопроектом определены виды
обозначений, которые могут быть признаны
общеизвестными (товарные знаки, охраняемые
на основании государственной регистрации
или в рамках Мадридского соглашения;
обозначения, используемые, но не имеющие
правовой охраны на территории Российской
Федерации).
Законопроектом определено,
что общеизвестным не может быть признан
знак, если он приобрел широкую известность
после даты приоритета товарного знака
иного лица, тождественного или сходного с
ним до степени смешения, предназначенного
для применения в отношении однородных
товаров. При этом воспроизводится
положение соглашения ТРИПС (соглашение,
исполнение которого является обязательным
для членов Всемирной торговой организации),
предусматривающее распространение
правовой охраны общеизвестного знака,
ранее зарегистрированного в отношении
конкретных товаров, и на неоднородные
товары, если использование другим лицом
знака, сходного до степени смешения с
общеизвестным знаком, в отношении
неоднородных товаров будет указывать на их
взаимосвязь с владельцем общеизвестного
товарного знака и ущемлять его интересы.
Однако законопроект не содержит положений,
необходимых для урегулирования ряда
правовых проблем в отношении
