Споры о доменных именах в российской судебно-арбитражной практике
АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКЕ
В.В.
СТАРЖЕНЕЦКИЙ
В.В. Старженецкий,
консультант Сектора международного
частного права Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
Президиум ВАС РФ
рассмотрел протест заместителя
Председателя ВАС РФ на решение первой
инстанции, Постановление апелляционной
инстанции Арбитражного суда г. Москвы и
Постановление Федерального арбитражного
суда Московского округа по делу корпорации
"Истман Кодак компани" (США) к
предпринимателю без образования
юридического лица Грундулу А.В. Иск был
заявлен о запрещении использовать товарный
знак "Кодак", зарегистрированный на имя
истца, в доменном имени (www.kodak.ru) страницы
ответчика во Всемирной компьютерной сети
Интернет. Суды нижестоящих инстанций
отказали истцу в удовлетворении его
исковых требований. Постановлением ВАС РФ N
1192/00 от 16 января 2001 года судебные акты
нижестоящих инстанций были отменены, дело
было направлено на новое рассмотрение.
В
настоящее время практически каждая крупная
российская и иностранная компания имеет
свой сайт (несколько сайтов), как правило,
под доменным именем(ами), сходным с
фирменным именованием компании или с
товарным знаком, под которым компания
предлагает свои услуги, товары на рынке. С
помощью доменного имени компании
индивидуализируют себя и свои товары,
услуги на интернет - рынке. Зарегистрировав
доменное имя и разместив по этому адресу
сайт, компания может упоминать его в
рекламе, предоставлять информацию о
товарах и услугах, предлагать их к продаже,
выделять последующие подуровни доменного
имени, распределять их, взимая за это плату
и т.д. Таким образом, доменное имя
фактически выполняет функции товарного
знака или фирменного наименования и имеет
зачастую серьезную коммерческую стоимость
<*>.
--------------------------------
<*> Эта
точка зрения нашла подтверждение и в
российской юридической доктрине. См.,
например, В.О. Калятин. "Интеллектуальная
собственность (исключительные права)". М.:
Из-во НОРМА, 2000. С. 377 - 392.
Российские и
иностранные компании, осознав значение
доменных имен в коммерческом обороте,
требуют признания за ними исключительных
прав использовать при ведении
хозяйственной деятельности в доменных
именах обозначения, сходные или
тождественные с товарным знаком или
фирменным наименованием. В данной статье
речь пойдет об опыте, который был накоплен
российской судебной практикой по спорам о
доменных именах, и об основных проблемах, с
которыми сталкивается арбитражная
практика по данной категории дел.
В
российских арбитражных судах за последний
2000 год было рассмотрено несколько дел,
связанных с использованием доменных имен в
компьютерной сети Интернет. Таких дел по
сравнению с общим количеством дел,
рассмотренных судами в 2000 году, немного.
Однако есть все основания считать, что
число споров о доменных именах по мере все
более активного использования всемирной
компьютерной сети Интернет в коммерческих
целях в России будет постоянно
увеличиваться.
Примечательно, что на
данный момент истцами по спорам о доменных
именах выступают чаще иностранные
компании. Причина этому кроется в том, что
фирменные наименования и товарные знаки,
принадлежащие иностранным компаниям, имеют
латинскую транскрипцию, которая в
подавляющем большинстве случаев
используется в сети Интернет для
регистрации доменных имен. Возможно, что с
решением технической задачи регистрации
доменных имен с использованием кириллицы и
распространением доменных имен в России,
споров о доменных именах, по которым
истцами выступают российские компании,
станет существенно больше.
При анализе
состоявшихся судебных актов судов всех
инстанций можно выделить следующие
формирующиеся подходы при рассмотрении
данной категории дел.
Во-первых, спор о
доменном имени может затрагивать 1) право на
товарный знак; 2) право на фирменное
наименование; 3) отношения, складывающиеся в
сфере недобросовестной конкуренции.
Во-вторых, арбитражные суды признают себя
компетентными рассматривать споры о
доменных именах, зарегистрированных в
российской зоне Интернета ".ru". При оценке
правоотношений, складывающихся по поводу
использования доменных имен, российские
арбитражные суды применяют международное
право и право Российской Федерации. При
толковании норм права суды принимают во
внимание и рекомендации ведущих
международных организаций, занимающихся
вопросами интеллектуальной собственности
(например, Всемирной организации
интеллектуальной собственности).
В-третьих, арбитражные суды признают при
наличии определенных условий, о которых
речь пойдет ниже, использование доменного
имени недобросовестным и запрещают такое
использование.
Среди проблем, которые в
настоящее время существуют в судебной
практике, можно выделить следующие:
-
выбор нормативной базы при рассмотрении
такой категории дел,
- вопрос о
применимом праве и юрисдикции, другие
вопросы международного частного права в
сфере интеллектуальной собственности,
-
критерии для признания использования
доменного имени недобросовестным,
-
доказательственная база при рассмотрении
споров о правонарушениях в компьютерной
сети Интернет,
- ответственность
уполномоченного органа по регистрации
доменных имен,
- вопросы исполнения
судебных актов, вынесенных по спорам об
использовании интеллектуальной
собственности в сети Интернет.
Теперь
остановимся на основных подходах и
проблемах при рассмотрении споров о
доменных именах более подробно.
Правоотношения, складывающиеся по поводу
использования доменного имени в силу своей
специфики, о которой говорилось с самого
начала, являются комплексными: такие
отношения могут одновременно затрагивать
вопросы, связанные с защитой товарного
знака, фирменного наименования, и
недобросовестную конкуренцию. Если в
доменном имени содержится обозначение,
сходное или идентичное товарному знаку или
фирменному наименованию, то использование
такого имени или даже простая регистрация
такого доменного имени может представлять
собой нарушение исключительных прав
обладателя товарного знака или фирменного
наименования. Например, компания "Истман
Кодак Компани" и ее дочерняя российская
компания ООО "Кодак" обратились в
арбитражные суды с исками к частному
предпринимателю, использующему доменное
имя "Kodak.ru", о прекращении нарушения как
товарного знака "Kodak", так и фирменного
наименования "Kodak". Исковые требования в
обоих случаях были удовлетворены.
Говорить о недобросовестной конкуренции
при использовании доменного имени можно в
тех случаях, когда лицо, зарегистрировав
доменное имя, вводит участников
экономических отношений в заблуждение,
создавая опасность смешения в отношении
предприятия, продуктов или промышленной и
торговой деятельности конкурента,
размещает на своей страничке в Интернете
порочащую или уничижительную информацию о
конкуренте. Такие действия также могут
служить основанием для предъявления иска в
арбитражный суд в соответствии с
положениями российского законодательства
об интеллектуальной собственности и
антимонопольным законодательством.
Учитывая всемирный характер компьютерной
сети Интернет, при рассмотрении споров
неизбежно встает множество вопросов,
связанных с международным частным правом.
Пока те споры, которые рассматривались в
арбитражных судах, касались только
использования доменных имен,
зарегистрированных в России, в российской
зоне Интернета ".ru". Ответчиками по данным
спорам выступали российские лица, судебное
решение исполнялось только в пределах
территории Российской Федерации. Однако
остается много пока еще не выясненных
вопросов. Например. Может ли российский суд
рассматривать спор по поводу доменного
имени, зарегистрированного в США или другой
стране мира? Право какой страны подлежит
применению в этом случае? Где и как
впоследствии будет исполняться решение,
вынесенное по такому спору, и т.д.?
При
рассмотрении споров о доменных именах к
защите прав на интеллектуальную
собственность суды применяют право
Российской Федерации. Применительно к
фирменному наименованию - это Гражданский
кодекс Российской Федерации (статья 54,
статья 138), применительно к товарному знаку -
это Закон Российской Федерации "О товарных
знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров".
Не исключена также защита на основании
общих норм гражданского законодательства -
статьи 6, статьи 10 Гражданского кодекса
РФ.
К сожалению, толкование российских
норм, регулирующих отношения по
использованию объектов интеллектуальной
собственности, не может дать однозначного
ответа на вопрос о том, является ли
нарушением прав правообладателя
регистрация и использование доменного
имени, содержащего обозначение, сходное или
идентичное товарному знаку или фирменному
наименованию. Возможно двоякое
толкование.
Так, в случае с фирменным
наименованием Гражданский кодекс
определяет, что "лицо, неправомерно
использующее чужое зарегистрированное
наименование... обязано прекратить его
использование и возместить причиненные
убытки". В п. 1 статьи 54 под фирменным
наименованием понимается наименование
юридического лица, содержащее указание на
его организационно - правовую форму. Таким
образом, защитить свои права при
использовании доменного имени, в котором
содержится такое же обозначение, как
фирменное наименование, но без указания на
организационно - правовую форму
юридического лица, представляется довольно
проблематичным <*>.
--------------------------------
<*> Данная проблема
поднималась в судебной практике и в научных
кругах. См. ниже спор о фирменном
наименовании "Кодак", Д. Лазарев "Доменное
имя как повод для судебного
разбирательства": Материалы к семинару
"Проблемы защиты интеллектуальной
собственности в Интернете", М., 2000.
Похожая
проблема, связанная с формулировкой
положений российских законов, возникает и
на примере защиты товарного знака. Статья 4
Закона РФ "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров" устанавливает, что
нарушением прав владельца товарного знака
признается несанкционированное
изготовление, применение, ввоз, предложение
к продаже, продажа, иное введение в
хозяйственный оборот или хранение с этой
целью товарного знака или товара,
обозначенного этим знаком, или обозначения,
сходного с ним до степени смешения, в
отношении однородных товаров. Возможно
толкование данной статьи Закона Российской
Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров" таким образом, что
под нарушением прав правообладателя
понимается незаконное использование
товарного знака только на товарах и
услугах. Поскольку доменное имя не является
ни товаром, ни услугой, оно не подлежит
защите согласно статье 4. Такую точку зрения
первоначально занимали суды по делу о
доменном имени "kodak.ru" и некоторые
российские юристы <3>.
--------------------------------
<3> Например, Е.Н.
Герцева. См. Законодательство N 11. 2000.
"Проблемы квалификации недобросовестного
использования доменных имен в Интернете". С.
52.
Однако данные проблемы могут быть
разрешены на основании международно -
правовых норм. По этому пути направил суды
Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации в своем Постановлении N 1192/00 от 16
января 2001 года. Дело в том, что согласно
Парижской конвенции об охране промышленной
собственности (далее - Парижская конвенция),
которая распространяется, в том числе, на
товарные знаки, фирменные наименования и на
пресечение недобросовестной конкуренции
<*>, подлежат запрету все действия,
способные каким бы то ни было образом
вызвать смешение в отношении предприятия,
продуктов или промышленной или торговой
деятельности конкурента (статья 10 bis
Парижской конвенции). Такой же подход к
охране объектов промышленной
собственности используется и в других
международных соглашениях и национальных
законодательствах зарубежных государств
<**>.
--------------------------------
<*>
Согласно статье 1 п. 2 Парижской конвенции
"объектами охраны промышленной
собственности являются патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания
или наименования мест происхождения, а
также пресечение недобросовестной
конкуренции".
<**> См. подробнее:
Старженецкий В.В. "Защита прав владельцев
товарных знаков в Интернете", ж-л
Арбитражная практика. N 2. 2001. С. 91 - 93.
С
учетом международных норм следует
признать, что регистрация доменного имени,
содержащего обозначение, сходное или
идентичное с товарным знаком или фирменным
наименованием другого юридического лица,
может вызвать смешение в отношении
предприятия, продуктов или промышленной
или торговой деятельности конкурента. В
этом случае действия владельца домена
будут представлять собой нарушение
исключительных прав правообладателя и,
кроме того, будут являться актом
недобросовестной конкуренции. Согласно
российскому праву, как отмечено в
Постановлении ВАС РФ N 1192/00, действия
владельца домена могут быть
квалифицированы как применение или иное
введение в хозяйственный оборот чужого
товарного знака или обозначения, сходного с
ним до степени смешения.
Решив
принципиальный вопрос о возможности защиты
объектов промышленной собственности в
случае их использования в доменном имени,
возникает другая проблема - какие критерии
для оценки действий лица,
зарегистрировавшего и/или использующего
доменное имя, использовать при
рассмотрении споров о доменных именах,
иными словами, в каких случаях такая
регистрация и/или использование будут
считаться нарушением, а в каких нет.
Из
приводимого ниже обзора судебных дел видно,
что для признания нарушения прав
правообладателя необходимы следующие
условия.
Во-первых, в доменном имени
должно использоваться обозначение, сходное
или идентичное товарному знаку или
фирменному наименованию.
Во-вторых, при
этом создается опасность (возможность)
смешения в отношении предприятия,
продуктов или промышленной собственности
или торговой деятельности конкурента.
В-третьих, доменное имя используется его
владельцем в коммерческих целях (в
хозяйственном обороте).
В-четвертых,
владелец исключительных прав не давал
разрешения на такое использование.
В-пятых, владелец доменного имени не имеет
никаких законных прав в отношении данного
доменного имени.
При наличии всех выше
названных условий арбитражные суды
признают использование доменного имени
недобросовестным и констатируют нарушение
прав на товарный знак и/или фирменное
наименование <*>.
--------------------------------
<*> Подобная практика арбитражных судов
вполне соответствует рекомендациям
Всемирной организации интеллектуальной
собственности по поводу процесса доменных
имен в Интернете, подготовленным в 1999 году.
Final report of the WIPO Internet Domain Name Process.
http://wipo2.wipo.int.
Можно предположить, что в
дальнейшем наиболее сложными спорами, с
точки зрения оценки действий владельца
доменного имени арбитражными
