Передача прав на использование товарных знаков: лицензионный договор
продажи лицензии в России может
противоречить нормам передачи права на
обозначение, содержащимся в Законе...
Лицензионный договор согласно данному
Закону должен содержать указание на
контроль качества товаров лицензиата со
стороны лицензиара" <2>. Следует также
отметить, что при определенных
обстоятельствах использованием может быть
признано применение товарного знака в
рекламе, печатных изданиях, на официальных
бланках, вывесках, при демонстрации
экспонатов на российских выставках и
ярмарках. Кроме того, возможно вообще не
использовать товарный знак в течение любых
трех лет после его регистрации без права
прекращения правовой охраны товарного
знака в связи с его неиспользованием (п. 3 ст.
22 Закона). В данной ситуации Е. Ермакова
предлагает толковать норму ст. 26 Закона
ограничительно таким образом, что "не
всякий лицензионный договор должен
содержать обязательное условие о контроле
качества товара, а лишь тот, где лицензиар
является производителем товаров, для
которых регистрировался товарный знак"
<3>. Однако при регистрации лицензионного
договора без условия о контроле качества
могут возникнуть практические сложности.
Так, согласно Правилам регистрации
договоров <4> при регистрации любого
лицензионного договора устанавливается
соответствие представленного на
регистрацию договора положениям Закона и
проверяется наличие в договоре положений,
относящихся к условию о контроле качества
(п. 26).
--------------------------------
<1>
Ермакова Е. Необходима ли государственная
регистрация лицензионных договоров? // ИС.
Промышленная собственность. 2001. N 2. С. 29.
<2> Данилина Е. Регистрация объектов
авторского права в качестве товарных
знаков // ИС. Промышленная собственность. 2001.
N 5. С. 24.
<3> Ермакова Е. Необходима ли
государственная регистрация лицензионных
договоров? // ИС. Промышленная
собственность. 2001. N 2. С. 29.
<4> Приказ
Роспатента N 64 от 29 апреля 2003 г. "О Правилах
регистрации договоров о передаче
исключительного права на изобретение,
полезную модель, промышленный образец,
товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированную топологию интегральной
микросхемы и права на их использование,
полной или частичной передаче
исключительного права на программу для
электронных вычислительных машин и базу
данных" (далее - Правила регистрации
договоров) // СПС "".
В данной ситуации
предлагается рассматривать все договоры о
предоставлении права на использование
товарного знака без условия о контроле
качества не как лицензионные договоры в
узком смысле Закона, а как лицензии в
широком смысле. Так, например, лицензиями в
широком смысле будут договоры или условия о
предоставлении права использовать
товарный знак при осуществлении рекламы
товаров, производимых правообладателем, на
выставках, использовать товарный знак в
фирменном наименовании юридического лица
либо в доменном имени. При этом следует
исключить применение широкого подхода с
целью исключения условия о контроле
качества из лицензионных договоров, по
которым лицензиат будет производить
товары, аналогичные товарам лицензиара. С
этой целью в случае принятия в Законе
широкого понимания лицензии в Законе
необходимо сделать соответствующую
оговорку.
Следует отметить, что в Законе
затрагивается использование товарного
знака при посреднических операциях, не
связанных с производством товаров.
Согласно п. 2 ст. 22 Закона юридические и
физические лица, осуществляющие
посредническую деятельность, могут на
основе договора использовать свой товарный
знак наряду с товарным знаком изготовителя
товаров, а также вместо товарного знака
изготовителя. Данная норма может быть
применима к различного рода
дистрибьюторским, агентским, комиссионным
соглашениям по распространению продукции
производителя. При этом посредник,
используя товарный знак производителя в
рекламе товаров производителя, печатных
изданиях, на выставках, называя себя
"официальным дистрибьютором"
производителя, должен иметь основанное на
договоре право использовать таким образом
товарный знак производителя.
Предоставление такого права не будет
являться лицензией в понимании Закона, а
будет иным предоставлением права
использовать товарный знак, то есть
лицензией в широком смысле.
Другой
момент, которого хотелось бы коснуться в
связи с формулировкой п. 1 ст. 22 Закона, - это
понимание использования товарного знака
для целей поддержания в силе его
регистрации. Следуя формулировке Закона,
получается, что, если права на
использование товарного знака передаются
не по лицензионному договору в узком его
понимании, а, например, по договору
коммерческой концессии, такое
использование товарного знака не будет
считаться его использованием для целей ст.
22 Закона и, следовательно, по истечении
любых трех лет после регистрации товарного
знака любое лицо может просить досрочного
прекращения правовой охраны товарного
знака в связи с его таким "неиспользованием"
(п. 3 ст. 22 Закона). Такой подход неприемлем, и,
полагаю, в данном контексте следует
исходить из широкого понимания лицензии.
Можно выделить существенные условия
лицензионного договора, регулируемого
Законом; такими условиями следует считать
условия о предмете договора, виде передачи
прав и объеме передаваемых прав, условие о
контроле качества <*> и все иные условия,
признанные сторонами существенными.
Условия о территории, сроке действия
договора, способах и ограничениях
использования и размере и порядке выплаты
вознаграждения также следует признать
значительными при заключении
лицензионного договора. Данные условия, за
исключением условия о контроле качества,
могут быть также выделены в качестве
существенных условий лицензионного
договора в широком понимании, то есть
условий любой передачи права на
использование товарного знака.
--------------------------------
<*> См.: Правила
регистрации договоров (п. 26).
При
определении условия о предмете договора
достаточно указать номер свидетельства на
товарный знак (возможно, номер и дату
международной регистрации) и, желательно,
дату регистрации товарного знака. В связи с
тем что предоставление права на
использование товарного знака может быть
как в отношении всех товаров, для которых
зарегистрирован товарный знак, так и их
части, то в договоре также следует указать,
в отношении каких товаров (всех товаров)
предоставляются права.
Вид передачи
прав должен указываться как лицензия -
предоставление права на использование
товарного знака. При определении объема
прав, передаваемых по лицензионному
договору, следует учитывать, что возможны
различные варианты определения и
ограничения объема таких прав.
Так,
возможна выдача исключительной лицензии,
то есть предоставление права на
использование товарного знака только
одному лицензиату. Согласно общепринятой
позиции, при выдаче исключительной
лицензии сам правообладатель (лицензиар)
сохраняет за собой права лишь в той части,
которая не передается лицензиату <*>.
Следует отметить, что в Совместной
рекомендации по лицензиям на товарные
знаки, рекомендованной Постоянным
комитетом по товарным знакам,
географическим указаниям и промышленным
образцам (ПКТЗ) ВОИС на четвертой сессии (27 -
31 марта 2000 г.) (далее - "Совместная
рекомендация ПКТЗ"), исключительной
лицензией признается лицензия, выданная
единственному лицензиату, исключающая
право лицензиара использовать товарный
знак и выдавать лицензии любым третьим
лицам (статья 1 (ix)) <**>. При этом
предоставление прав на использование
товарного знака по исключительной лицензии
не следует смешивать с передачей
исключительного права на товарный знак. В
договоре возможно установить ограничения
прав лицензиата по использованию товарного
знака. Ограничением прав лицензиата по
исключительной лицензии могут быть
оговоренная территория и способы
использования товарного знака,
определенные объемы производства
лицензиатом товаров с применением
товарного знака, срок действия
лицензионного договора, ограничение права
выдавать сублицензии, ограничения по видам
деятельности лицензиата и иные
ограничения.
--------------------------------
<*>
Зенин И.А. Лицензионные договоры о передаче
исключительных прав на объекты
промышленной собственности // Гражданское
право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. Т. II,
полутом 1. М., 2000. С. 607; Горленко С.А., Еременко
В.И. Комментарий к Закону РФ "О товарных
знаках...".
<**> Proposed Joint Recommendation Concerning
Trademark Licenses. As decided by the WIPO Standing Committee on the Law of
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) at its fourth
session (March 27 to 31, 2000) // www.wipo.org
При выдаче
неисключительной лицензии, или заключении
неисключительного лицензионного договора,
лицензиар может сам использовать товарный
знак в пределах и способами, на которые он
выдал неисключительную лицензию; лицензиар
также может предоставлять аналогичные
лицензии иным лицам. Ограничения, которыми
может быть обусловлено право лицензиата,
аналогичны тем, которые могут
устанавливаться при выдаче исключительной
лицензии.
Также выделяют полную
лицензию, по которой передается право
использовать товарный знак в отношении
всех товаров и на всей территории, для
которых и на которой он зарегистрирован, с
правом лицензиата выдавать сублицензии по
своему усмотрению и с обязательством
лицензиара не использовать в своей
деятельности товарный знак в отношении
всех товаров, для которых он
зарегистрирован, и не выдавать лицензии на
использование товарного знака.
Следует
отметить, что в Совместной рекомендации
ПКТЗ также выделяют единственную лицензию,
под которой понимается лицензия,
предоставляемая единственному лицензиату,
и согласно которой лицензиар не может
выдавать лицензии третьим лицам; лицензиар,
однако, имеет право сам использовать
товарный знак (статья 1 (x)).
Обязательным
в лицензионных договорах в узком понимании
Закона является условие о контроле
качества (ст. 26 Закона), то есть условие,
согласно которому лицензиат должен
производить товары качеством не ниже
качества товаров лицензиара, а лицензиар
должен осуществлять контроль за тем, что
качество товаров лицензиата действительно
не ниже качества товаров лицензиара.
Полагаю, что для осуществления условия о
контроле качества его следует подкреплять
положениями лицензионного договора,
реально позволяющими лицензиату
поддерживать качество товаров (например,
положениями о предоставлении технической
документации, необходимой информации, об
обучении персонала и т.д.), а лицензиару
осуществлять контроль качества (право
осуществлять проверки, порядок
осуществления проверок и т.д.). Возможно
установление в лицензионном договоре и мер
гражданско-правовой ответственности в
отношении лицензиата при несоблюдении им
условия о поддержании качества товаров.
Таким образом, при включении в лицензионный
договор условий, подкрепляющих условие о
контроле качества, в предмет лицензионного
договора могут попасть и иные объекты
исключительных прав (права на них),
например, такие, как коммерческая
информация и ноу-хау. В связи с этим может
возникнуть вопрос о квалификации такого
лицензионного договора в качестве договора
коммерческой концессии и применении к нему
норм о договоре коммерческой концессии
(глава 54 ГК).
Лицензионный договор
предполагается возмездным; согласно
данному договору лицензиат должен
предоставить лицензиару вознаграждение за
предоставление прав на использование
товарного знака. Полагаю, что условие о
размере и порядке выплаты вознаграждения
за передачу прав на использование
товарного знака является значительным для
лицензионного договора (его следует
считать существенным по признанию сторон
договора). Определение размера
вознаграждения в договоре важно для сторон
не только для письменного изложения своих
коммерческих интересов, но и по причине
того, что для определения вознаграждения
применение общего правила определения цены
договора, не предусмотренной в договоре и
не определяемой из его условий (п. 3 ст. 424 ГК),
представляется затруднительным.
Определение размера вознаграждения по
лицензионному договору по п. 3 ст. 424 ГК
представляется затруднительным в связи с
тем, что сложно определить цену
(вознаграждение), обычно взимаемую при
сравнимых обстоятельствах за аналогичные
товары, работы или услуги. Размер (и порядок)
выплаты вознаграждения определяется
сторонами лицензионного договора прежде
всего исходя из спроса и предложения на
товары, маркированные конкретным товарным
знаком, из денежной оценки данного
товарного знака. Товарные знаки, в свою
очередь, предполагаются уникальными и
способными служить для индивидуализации
конкретных товаров определенных
юридических или физических лиц. В связи с
этим для определения размера
вознаграждения по п. 3 ст. 424 ГК, во-первых,
сложно найти аналогичные товарные знаки и
сравнимые обстоятельства, и, во-вторых,
строго говоря, сама формулировка п. 3 ст. 424
ГК не предполагает ее применение к случаям
передачи прав на использование товарных
знаков (в п. 3 ст. 424 ГК речь идет об
"аналогичных товарах, работах или услугах").
Поэтому в лицензионном договоре следует
определять размер и порядок выплаты
вознаграждения лицензиару.
Размер и
порядок выплаты вознаграждения за
предоставление прав на использование
товарных знаков определяется по соглашению
сторон лицензионного договора. На практике
сформировались способы, которые чаще всего
применяются для определения размера и
порядка выплаты вознаграждения по
лицензионным договорам. Во-первых, это
единовременная или поэтапная выплата
согласованной в лицензионном договоре
суммы - паушальный платеж; размер
паушального платежа, как правило,
определяется исходя из оценок возможного
экономического эффекта и ожидаемых
прибылей лицензиата от реализации
предоставленных ему прав на использование
товарного знака. Во-вторых, выплата
вознаграждения может предусматриваться в
форме текущих периодических процентных
отчислений - роялти, которые
устанавливаются на основе подсчета
фактического экономического результата от
реализации предоставленных лицензиату
прав на использование товарного знака и
выплачиваются лицензиатом через
определенные согласованные промежутки
времени. В лицензионном договоре возможно
предусмотреть совмещение указанных двух
форм определения размера и порядка выплаты
вознаграждения лицензиару.
Исходя из
смысла и сути регистрации прав на товарные
знаки, полагаю, что любой лицензионный
договор (в узком и широком понимании)
подлежит государственной регистрации в
федеральном органе исполнительной власти
по интеллектуальной собственности. Без
такой регистрации лицензионный договор
должен признаваться
недействительным.
ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ
АКТЫ
ЗАКОН РФ от 23.09.1992 N 3520-1
"О
ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОВАРОВ"
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)"
от 30.11.1994 N
51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.10.1994)
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
