Передача прав на использование товарных знаков: лицензионный договор
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Е.С. ШПАК
Шпак Е.С.,
кафедра гражданского права юридического
факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Предметом настоящей статьи
является рассмотрение лицензионного
договора как одного из гражданско-правовых
договоров, по которым возможна передача
прав на использование товарных знаков, а
также некоторых проблем, связанных с
регулированием и передачей прав по
лицензионным договорам.
Общепризнанным
является понимание имущественных прав на
объекты интеллектуальной собственности
(исключительных прав), в том числе прав на
товарные знаки, как имущества, которое
зачастую может представлять для
правообладателя большую экономическую
ценность. Существует мнение, что "объекты
интеллектуальной собственности носят
черты товара и соответственно имеют
меновую стоимость. Таким образом,
обладатель имущественных прав на объект
интеллектуальной собственности вправе
обменять их на такой товар или эквивалент
через договорные отношения" <*>. Это
мнение является весьма спорным, поскольку
сложно говорить о том, что объекты
интеллектуальной собственности имеют
стоимость, что присуще товарам в их
классическом понимании; скорее следует
признать, что объекты интеллектуальной
собственности и исключительные права на
них могут оцениваться и реализовываться в
денежной форме и в этом плане внешне
напоминают товары. При этом "возможность
участия в товарно-денежном обороте
лишенных стоимости объектов... зависит от
наличия у кого-либо абсолютных прав на них:
права собственности или исключительного
права использования и распоряжения"
<**>.
--------------------------------
<*>
Гульбин Ю. Особенности исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности
// ИС. Авторское право и смежные права. 2003. N 3.
С. 22.
<**> Зенин И.А. Товарно-денежная
форма научно-технической продукции //
Вопросы изобретательства. 1989. N 7. С.
10.
Права на товарные знаки являются
объектами гражданских прав (ст. 128
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК) <*>), предполагающими их
активное использование правообладателями -
коммерческими юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Законодательное регулирование прав на
товарные знаки предполагает и ориентирует
правообладателей на активное
использование своих товарных знаков.
Правообладатели могут самостоятельно и
монопольно использовать свои товарные
знаки (в производстве товаров, для которых
зарегистрирован данный товарный знак, в
рекламе и продвижении на рынке данных
товаров), а также предоставлять третьим
лицам на основании договора право на
использование товарных знаков в их
деятельности. Следует отметить, что самим
правообладателям не всегда достаточно
собственных сил и средств для
самостоятельного использования товарных
знаков. Возможности товарного знака по
содействию продвижению на рынке товара,
маркированного товарным знаком, могут
превышать производственные возможности
владельца товарного знака, в таком случае
возможно расширение производства, в том
числе при помощи заключения лицензионных
договоров. Предоставление третьим лицам
прав на использование товарных знаков дает
возможность получать дополнительный доход
от их использования. Более того,
"использование товарного знака
рассматривается законом не только как
право, но и как обязанность его владельца"
<**>. Неиспользование товарного знака
может привести к прекращению правовой
охраны товарного знака, то есть к утрате
права на товарный знак. Так, "заключение
лицензионного договора дает возможность
владельцу товарного знака не только
получить определенный доход и сделать свой
знак более известным... но и иногда
сохранить саму регистрацию товарного
знака" <***>.
--------------------------------
<*> Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая) N 51-ФЗ от 30 ноября 1994
г. // СПС "".
<**> Сергеев А.П. Право
интеллектуальной собственности в
Российской Федерации: Учебник. 3-е издание.
М., 2003. С. 636.
<***> Горленко С.А., Еременко
В.И. Комментарий к Закону РФ "О товарных
знаках...".
Также следует отметить, что
превышение спроса на товар, маркированный
товарным знаком, над его предложением,
может приводить к подделке товара,
маркированного товарным знаком, и
применению товарного знака лицами, не
имеющими права на его использование; в
такой ситуации заключение лицензионных
договоров может рассматриваться как один
из вариантов защиты товарного знака,
качества товара, деловой репутации
производителя в целом.
Закон Российской
Федерации N 3520-1 "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров" от 23 сентября 1992
года (в редакции Закона от 11 декабря 2002 г. N
166-ФЗ) (далее - Закон) <*> жестко регулирует
формы передачи прав на использование
товарных знаков. Так, Закон предусматривает
уступку товарного знака и предоставление
лицензии на использование товарного знака
как две договорные формы распоряжения
правом на товарный знак (глава 5 Закона). Тем
не менее помимо указанных специфических
договоров по передаче прав на
использование товарного знака, которые
специально сконструированы и посвящены
передаче прав на использование товарных
знаков, к отношениям по передаче прав на
использование товарных знаков применяются
и общие положения ГК об обязательствах и
договорах, а также об отдельных видах
договоров, которые специально и
непосредственно могут быть и не посвящены
только передаче прав на использование
товарных знаков.
--------------------------------
<*> Закон РФ "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест
прохождения товаров" N 3520-1 от 23 сентября 1992
г. // СПС "".
В.А. Дозорцев отметил, что
обязательства по поводу нематериальных
результатов интеллектуальной деятельности
"включают две формы распоряжения - уступка
права и выдача другому лицу разрешения на
использование при сохранении права
(лицензия)" <*>. При этом российское
законодательство не знает закрытого
перечня договоров, и субъекты свободны в
заключении любых договоров, не
предусмотренных законом, но
соответствующих его общим началам и смыслу
(п. 1 ст. 8 ГК). В отношении договоров о
передаче прав на использование товарного
знака, как в отношении любых
гражданско-правовых договоров, применим
принцип свободы договора, согласно
которому в том числе стороны могут
заключить договор, как предусмотренный, так
и не предусмотренный законом или иными
правовыми актами (ст. 421 ГК). Так, помимо
лицензионных договоров о предоставлении
права на использование товарного знака и
договоров уступки имущественные права на
товарные знаки "передаются (с соблюдением
требования государственной регистрации)
также в рамках многих других
гражданско-правовых договоров" <**>,
анализ которых будет приведен в дальнейших
публикациях.
--------------------------------
<*>
Дозорцев В.А. О мерах по развитию рынка
интеллектуальных продуктов //
Законодательство и экономика. 1998. N 7. С. 9.
<**> Зенин И.А. Гражданско-правовые формы
использования исключительных прав //
Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А.
Суханова. Т. II, полутом 1. М., 2000. С. 573.
По
лицензионному договору передается право на
использование товарного знака. Закон
говорит о предоставлении по лицензионному
договору права на использование товарного
знака (ст. 26 Закона) в отличие от передачи
исключительного права на товарный знак по
договору уступки (ст. 25 Закона).
Представляется, что следует говорить
именно о предоставлении права на
использование товарного знака, поскольку
передаваемому по лицензионному договору
праву на использование товарного знака не
присущ характер исключительности и
абсолютности, присущий праву лицензиара.
Как отметил И.А. Зенин применительно к
лицензии на использование изобретений, "по
лицензии продается право временного
использования изобретения... все дело
именно в отсутствии у всех, кто не купил
лицензию, права использования охраняемого
изобретения" <*>. Единственный случай,
когда характер права лицензиата близок к
исключительному праву на товарный знак, -
это заключение договора об исключительной
полной лицензии, по которому передаются
права на использование товарного знака в
отношении всех товаров и на всей
территории, для которых и на которой он
зарегистрирован, на весь срок действия
регистрации товарного знака, с правом
лицензиата выдавать сублицензии по своему
усмотрению и с обязательством лицензиара
не выдавать лицензии и не использовать в
своей деятельности товарный знак в
отношении всех товаров, для которых он
зарегистрирован. "По договору полной
лицензии лицензиат получает на
определенный срок право монопольного
использования охраняемого объекта. Этот
договор от уступки... фактически отличает
только срок" <**>. При этом даже если срок,
на который передается право на
использование товарного знака, равен сроку
действия регистрации товарного знака (10
лет), нельзя говорить о предоставлении
исключительного права такого же, как право
правообладателя-лицензиара по
лицензионному договору. Полагаю, что
предоставление права на использование
товарного знака носит временный характер
не только в связи с ограниченным сроком
действия регистрации товарного знака, но и
в силу характера предоставления права на
использование товарного знака.
Правообладатель-лицензиар остается
зарегистрированным в качестве
правообладателя в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания РФ, и
он, в случае необходимости, занимается
продлением срока действия регистрации
товарного знака. При продлении срока
действия регистрации товарного знака
каждый раз будет заключаться новый
лицензионный договор, который подлежит
регистрации в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и без такой регистрации
считается недействительным (ст. 27
Закона).
--------------------------------
<*>
Зенин И.А. Товарно-денежная форма
научно-технической продукции // Вопросы
изобретательства. 1989. N 7. С. 9.
<**> Зенин
И.А. Лицензионные договоры о передаче
исключительных прав на объекты
промышленной собственности // Гражданское
право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. Т. II,
полутом 1. М., 2000. С. 607.
Полагаю, что
лицензионный договор, предусмотренный в ст.
26 Закона, представляет из себя особый
самостоятельный вид договора, который как
таковой никак не регулируется специальными
нормами ГК (что является упущением
законодателя). С другой стороны, лицензию
как разрешение правообладателя
использовать его товарный знак следует
понимать более широко - как предоставление
по договору права на использование
товарного знака, а не только как вид
договора по Закону.
Такое широкое
понимание лицензии как предоставления,
передачи права на использование товарного
знака на определенный срок позволяет
рассматривать лицензию как предоставление
"некоторых обязательственных прав для
одной стороны (лицензиата) и некоторых
обязательственных ограничений абсолютных
прав для другой (лицензиара)" <*> и не
привязываться при каждой передаче прав на
использование товарного знака к
конструкции договора, предусмотренной
Законом. Такой подход полностью
соответствует гражданско-правовому
принципу свободы договора (ст. 421 ГК).
--------------------------------
<*> Дозорцев В.А. О
мерах по развитию рынка интеллектуальных
продуктов // Законодательство и экономика.
1998. N 7. С. 9.
О том, что широкий подход к
пониманию лицензии приемлем,
свидетельствует характер использования
понятия "лицензия" в публикациях многих
авторов. Например, Л.А. Трахтенгерц в
Комментарии к Гражданскому кодексу
Российской Федерации под редакцией О.Н.
Садикова рассматривает договор
коммерческой концессии как "разновидность
лицензионных договоров", при этом, по мнению
автора, договор коммерческой концессии
является не смешанным, а "самостоятельным
видом договора" <*>. По мнению И.А. Зенина,
"любое разрешение патентообладателя на
передачу (предоставление) третьему лицу
исключительного права использования
охраняемого объекта промышленной
собственности должно трактоваться как
лицензионный договор... То же самое
применимо к договорам о передаче... прав на
товарные знаки" <**>. Тем не менее следует
не согласиться с автором, утверждающим, что
"независимо от того, в рамках каких
договоров происходит передача (или
"предоставление", "уступка") патентных прав,
к соответствующим статьям этих договоров
должны применяться нормы о
патентно-лицензионных договорах" <***>.
Полагаю, что не во всех случаях
предоставления права на использование
товарного знака необходимо использовать
конструкцию лицензионного договора,
предусмотренную Законом.
--------------------------------
<*> Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части второй (Постатейный) / Под ред. О.Н.
Садикова. М., 1999. С. 616 - 617.
Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации
(части второй) (под ред. О.Н. Садикова)
включен в информационный банк согласно
публикации - М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ,
Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
<**> Зенин И.А. Договоры об использовании
исключительных прав и ноу-хау // Гражданское
право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. Т. II,
полутом 1. М., 2000. С. 586.
<***> Зенин И.А.
Там же. С. 586.
Практический смысл выделения
широкого и узкого подхода к лицензии может
быть продемонстрирован на следующем
примере. Ст. 26 Закона обязывает стороны
лицензионного договора включать в договор
условия о том, что качество товаров
лицензиата будет не ниже качества товаров
лицензиара и что лицензиар будет
осуществлять контроль за выполнением этого
условия (далее - условие о контроле
качества). "Речь идет о соблюдении качества
товаров с использованием товарного знака
по лицензионному договору на территории
России в отношении аналогичных товаров,
которые намерен производить лицензиат"
<1>. Как отмечает Е. Ермакова, во многих
случаях заключения лицензионных договоров
лицензиар не является производителем
товаров с использованием товарного знака, а
поэтому и само условие о контроле качества
не имеет под собой реальной базы. С другой
стороны, лицензиат может не заниматься
производством товаров, идентичных товарам
лицензиара, или вообще может не заниматься
производством (например, использовать
товарный знак в рекламе). Как справедливо
отмечает Е. Ермакова, Закон не обязывает
правообладателя самостоятельно
использовать товарный знак при
производстве товаров. Так, согласно ст. 22
Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для
которых товарный знак зарегистрирован, и
(или) их упаковке правообладателем или
лицом, которому такое право предоставлено
на основе лицензионного договора в
соответствии со ст. 26 Закона. Кроме того, не
следует отрицать существования товарных
знаков, зарегистрированных с целью
дальнейшей выдачи лицензии; однако при
узком подходе к пониманию лицензии "в
правовом смысле регистрация товарного
знака с целью
