Право преждепользования: правовые и практические аспекты
на использование не вообще, а только в
строго определенном объеме, который был им
достигнут на дату приоритета.
Управомоченность доказывается в судебном
порядке, если только между
патентообладателем и преждепользователем
отсутствует соглашение, устанавливающее
объем использования.
Другие авторы
отмечают, что право преждепользования
возникает только в силу добросовестности.
Профессор Е. Богданов указывает:
"Сохранение за преждепользователем своего
права закон связывает с его
добросовестностью. Однако в силу п. 3 ст. 10 ГК
РФ действует презумпция добросовестности.
Поэтому не преждепользователь доказывает
свою добросовестность, а патентообладатель
должен доказать, что ответчик
недобросовестно использовал его
изобретение или иной объект технического
творчества. Конечно, это создает для
патентообладателя дополнительные
трудности. Особенно в сложном положении
патентообладатель окажется тогда, когда
спор возникнет по поводу использования
способа. Однако такие проблемы следует
решать не путем игнорирования закона, а
посредством его совершенствования"
<*>.
--------------------------------
<*>
Богданов Е. Категория "добросовестности" в
гражданском праве // Российская юстиция. 1999.
N 9. С. 12.
Иными словами, по мнению Е.
Богданова, право преждепользования
возникает в силу факта создания лицом
объекта, и лицо вправе этот объект
использовать. Патентообладатель может
запретить лицу использовать объект, то есть
прекратить право преждепользования, если
патентообладатель докажет
недобросовестность лица; при этом
добросовестность этого лица
предполагается законом.
Возникает
замкнутый круг для патентообладателя в
защите своего исключительного права, так
как любое лицо может приступить к
использованию объекта, а патентообладатель
должен доказывать его недобросовестность.
При этом не учитывается, что исключительное
право по своей природе абсолютно, в силу
чего любое лицо признается законом
нарушителем права, если только не докажет
законность своих действий.
В.О. Калятин,
рассматривая ограничения прав
патентообладателя правом
преждепользования, также указывает на ряд
условий, в силу которых лицо вправе
осуществлять право исходя из самого факта
совершения указанных действий, без
специального признания права: "1) объект
патентного права должен быть создан
независимо от автора запатентованного
объекта. Это значит, что если объект был в
свое время похищен у автора, то право
преждепользования возникнуть не сможет
даже у лица, которое и не подозревало о
существовании настоящего автора; 2)
использование аналогичного объекта должно
быть добросовестным. Соответственно, если
использование было начато исключительно в
целях причинения вреда патентообладателю
(например, чтобы не дать ему свободно
использовать его изобретение в
последующем), то право преждепользования не
возникает; 3) дальнейшее использование
указанного объекта должно вестись без
расширения объема использования. Если же
лицо захочет расширить объем производства,
оно должно будет обратиться за разрешением
к патентообладателю; 4) право
преждепользования может быть передано
другому лицу, но только совместно с
производством..." <*>. Таким образом, автор
связывает категории использования и
добросовестности, влияющие на
возникновение права преждепользования,
отмечая, что недобросовестным является
использование, начатое исключительно в
целях причинения вреда патентообладателю
(не дать ему свободно использовать его
изобретение в последующем).
--------------------------------
<*> Калятин В.О.
Интеллектуальная собственность
(исключительные права): Учебник для вузов.
М., 2000. С. 260 - 261.
Фактический пользователь,
каковым и является преждепользователь, не
может каким-либо образом "не дать свободно
использовать" изобретение
патентообладателю, являющемуся по существу
титульным пользователем прав на
запатентованный объект, хотя бы в силу того,
что патентообладатель законом наделен
правом запрета по отношению ко всем третьим
лицам. Вред, который может быть причинен
патентообладателю, заключается прежде
всего в возможности другого лица
использовать запатентованный объект без
разрешения патентообладателя, не производя
ему никаких выплат за такое использование,
то есть использовать объект безвозмездно
(экономическое обоснование права
преждепользования). В этом смысле права
патентообладателя ограничены. Тогда
возникает вопрос: в каком объеме права
патентообладателя ограничены и в каком
объеме лицо может использовать объект
безвозмездно?
В.О. Калятин справедливо
указывает, что "использование (объекта. -
Ред.) должно вестись без расширения объема
использования; если же лицо захочет
расширить объем производства, оно должно
будет обратиться за разрешением к
патентообладателю" <*>.
--------------------------------
<*> Там же. С. 261.
В
результате проблема возникновения права
преждепользования сводится к определению
объема использования объекта; того, кто
должен устанавливать этот первоначальный
объем использования; каким образом и по
каким критериям следует рассчитывать объем
использования.
Представляется, что для
возникновения права преждепользования, а
тем более для закрепления за лицом этого
права для последующей передачи другим
лицам совместно с производством одного
фактического использования объекта явно
недостаточно. Передаче другому лицу
совместно с производством подлежит,
очевидно, признанный и закрепленный за
преждепользователем объем использования.
Более того, объем использования должен быть
документарно оформлен. В противном случае
патентообладатель справедливо будет
считать и самого преждепользователя, и
преемника преждепользователя нарушителем
своих исключительных прав.
Все авторы
при определении права преждепользования
выделяют ряд условий его возникновения,
особо отмечая категорию добросовестности.
Что же касается основания возникновения
права, то все сходятся во мнении, что оно
возникает в силу фактических действий. А.П.
Сергеев упоминает переговоры
преждепользователя и патентообладателя
либо, при наличии разногласий, судебный
порядок разрешения спора. Согласно Е.
Богданову, преждепользование
подтверждается за лицом в судебном порядке,
если патентообладатель сомневается в
добросовестности преждепользователя.
В.О. Калятин отмечает: "Законодательство
других стран предусматривает специальный
механизм оформления отношений лица,
имеющего право преждепользования, с
патентообладателем. Это может выражаться,
например, в праве лица, имеющего право
преждепользования, потребовать от
патентообладателя выдачи ему специального
удостоверения (пункты 4 и 23 Патентного
закона Австрии), в выдаче
патентообладателем такому лицу простой
лицензии (п. 2 ст. 10 Закона о патентах на
изобретения Бельгии) и т.п. О праве
преждепользования может делаться запись в
патентном реестре" <*>.
--------------------------------
<*> Калятин В.О.
Указ. соч. С. 261.
Представляется, что
однозначное толкование нормы ст. 12
Патентного закона РФ имеет существенное
значение для применения судом правила о
праве преждепользования.
В судебной
практике имел место спор, в котором истец -
патентообладатель ОАО "Липецкий
опытно-экспериментальный завод "Гидромаш"
предъявил иск к ответчику - ЗАО "Смоленский
автоагрегатный завод АМО ЗИЛ",
использующему тождественное решение
изготовления изделия, с требованием
прекратить нарушение патента N 2117767,
принадлежащего истцу. Заключение
экспертизы, назначенной судом по делу,
подтвердило, что изделие ответчика
"гидромотор" изготовлено с использованием
запатентованного истцом изобретения
"гидродвигатель" и что изготовление
ответчиком изделий начато ранее приоритета
изобретения истца. Ответчик просил суд
отказать в удовлетворении исковых
требований, ссылаясь на то, что обладает
правом преждепользования, так как
использование им тождественного решения
начато до даты приоритета. Ответчик считал,
что его права использовать тождественное
решение основаны на самих фактических
действиях по созданию им тождественного
решения и по его использованию.
Суд
посчитал, что установление даты
использования тождественного решения
ранее, чем была установлена дата приоритета
изобретения, - достаточное условие для
возникновения права преждепользования, и
отказал истцу в иске. Более того, суд не
установил в действиях ответчика нарушений
исключительного права патентообладателя. В
решении суда указано, что у ответчика право
преждепользования возникло на основе
добросовестно созданного им
тождественного решения и добросовестность
создания им тождественного решения
ответчик доказывать не обязан.
Оценивая
это решение, следует отметить, что суд
неправильно истолковал и применил закон:
отказав истцу в иске, он тем самым "разрешил"
ответчику нарушать патент и права
патентообладателя, и далее бесконтрольно
используя тождественное решение, так как
объем безвозмездного использования
тождественного решения определен не
был.
/"Современное право", N 7,
2004/
Анализируя положения Патентного
закона РФ (далее - Патентный закон), следует
предположить, что право преждепользования
возникает не в силу фактического
добросовестного создания тождественного
решения независимо от автора и его
использования, а в силу юридического факта,
установленного судебным решением.
П. 1
ст. 3 Патентного закона указывает, что права
на изобретение охраняет закон и
подтверждает патент. Согласно п. 2 ст. 3
Патентного закона патент удостоверяет
приоритет, авторство на изобретение и
исключительное право. Патентообладателю,
согласно п. 1 ст. 10, "принадлежит
исключительное право на изобретение. Никто
не вправе использовать запатентованные
изобретения... без разрешения
патентообладателя, в том числе совершать
следующие действия, за исключением случаев,
если такие действия в соответствии с
настоящим Законом не являются нарушением
исключительного права патентообладателя".
Далее перечисляются действия, совершение
которых без разрешения патентообладателя
по общему правилу признается нарушением
его исключительных прав.
Согласно п. 1
ст. 13 Патентного закона любое лицо, не
являющееся патентообладателем, вправе
использовать изобретение, защищенное
патентом, лишь с разрешения
патентообладателя (на основе лицензионного
договора).
В силу правовой природы прав
на изобретение, их исключительности и
абсолютности, п. 1 ст. 14 Патентного закона
указывает, что "любое физическое или
юридическое лицо, использующее
запатентованные изобретение, полезную
модель, промышленный образец с нарушением
настоящего Закона, считается нарушителем
патента".
Использование изобретения с
нарушением Закона по смыслу п. 1 ст. 13 - это,
прежде всего, использование изобретения
без лицензии (кроме случаев, когда такое
использование "в соответствии с настоящим
Законом не является нарушением
исключительных прав патентообладателя" (п. 1
ст. 10), т.е. объект введен в хозяйственный
оборот законным путем).
Согласно ст. 12
любое физическое или юридическое лицо,
которое до даты приоритета изобретения
добросовестно использовало на территории
Российской Федерации созданное независимо
от его автора тождественное решение или
сделало необходимые к этому приготовления,
сохраняет право на дальнейшее его
безвозмездное использование без
расширения объема такого использования.
В данном случае законность использования в
определенном объеме тождественного
изобретения по смыслу абзаца шестого ст. 31
должна быть установлена в судебном порядке.
Установление в суде факта использования
лицом тождественного решения, созданного
им до даты приоритета, имеет для этого лица
юридическое значение, связанное с
возникновением у него права
преждепользования, т.е. права использовать
безвозмездно в определенном судом объеме
тождественное решение, созданное им до даты
приоритета объекта промышленной
собственности.
Установление факта,
имеющего юридическое значение,
осуществляется судом в порядке особого
производства. Как правило, лицо,
использующее тождественное решение,
является юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, поэтому
дела об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, подлежат
рассмотрению арбитражным судом в порядке
ст. 217 АПК РФ.
Патентное
законодательство, очевидно, должно прямо
закреплять положение, указывающее, что в
интересах самого лица, использующего
тождественное решение, заявить в суд об
установлении юридического факта сразу же,
как только ему стало известно о том, что на
такое же тождественное решение выдан
патент. Несмотря на то что абзац шестой ст. 31
Патентного закона указывает только на
рассмотрение споров о праве
преждепользования в судебном порядке,
настоящая редакция не запрещает направить
в суд требование об установлении факта
использования лицом тождественного
решения, созданного им до даты приоритета, в
заявленном объеме. Однако, если лицу,
использующему тождественное решение,
патентообладателем уже предъявлено в
порядке искового производства требование
прекратить нарушение патента, это лицо
вправе предъявить встречный иск об
установлении юридического факта
использования и определении объема
использования тождественного решения,
созданного до даты приоритета объекта
промышленной собственности.
Полагаем,
что по смыслу абзаца первого ст. 12
Патентного закона заявителю следует
доказывать в суде, что, во-первых,
тождественное решение создано им
независимо от авторов запатентованного
объекта (т.е. самостоятельно) до даты
приоритета объекта промышленной
собственности и, во-вторых, заявителем на
территории Российской Федерации до даты
приоритета изобретения используется
тождественное решение в заявляемом объеме
или заявителем сделаны необходимые
приготовления для использования
тождественного решения в заявляемом
объеме, в пределах которого, в случае
признания судом этого факта, лицо вправе
будет использовать безвозмездно
тождественное решение в объеме,
определенном судом.
Для доказательства
самостоятельного создания тождественного
решения до даты приоритета могут быть
представлены утвержденные к внедрению
технические документы, содержащие
технико-экономическое обоснование и
расчеты по разработке и подготовке к
производству изделия, имеющего
тождественное решение. В литературе в
качестве таких доказательств указываются:
"...изготовление рабочих чертежей или
моделей, доставка материалов и
оборудования, необходимых для
производства, начало постройки предприятия
и другие факты, свидетельствующие о
готовности производить изделия или
осуществлять технологии" <*>.
--------------------------------
<*> Джемаркян В.Ю.
Открытое использование, преждепользование
и новизна изобретения: теория и практика
предотвращения недобросовестной
конкуренции. М., 2002. С. 12.
Особую сложность
вызывает определение объема, в котором лицо
впоследствии сможет безвозмездно
использовать тождественное решение. Под
объемом использования следует понимать
количество продукта, изделий, производимых
с использованием запатентованного
