Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2008 по делу n А51-8474/2008. Отменить решение полностью и принять новый с/а

Пятый арбитражный апелляционный суд

690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2

тел./факс [phone], 215-098

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Резолютивная часть постановления оглашена 04.12.2008. Полный текст изготовлен 09.12.2008.

г. Владивосток

09 декабря 2008г.                                Дело №А51- 8474/2008 40-213

№05АП-2124/2008

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  Симоновой Г.А.

судей  Бац З.Д., Еремеевой О.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ворожбит Я.А.

при участии  в заседании:

от  ООО «Дальневосточная торговая компания» - адвокат Балабай В.И., по доверенности от 01.08.2008, уд. №1308 от 07.11.2005;

от Владивостокской таможни – представитель не явился, извещен надлежащим образом.

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу  Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» на решение Арбитражного суда Приморского края от 24 сентября 2008г. по делу №А51-8474/2008 40-213, принятое судьей А.В. Пятковой по заявлению Владивостокской таможни к ООО «Дальневосточная торговая компания»

о  привлечении к административной ответственности

установил:

Владивостокская таможня обратилась в суд с заявлением о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания»  к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ).

Решением суда от 24.09.2008г. заявленные требования удовлетворены. Судебный акт был мотивирован тем, что факт совершения ООО «Дальневосточная торговая компания» административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ доказан материалами дела. При этом суд пришел к выводу о том, что ввезенный Обществом товар под товарным знаком «MagiLand» сходен до степени смешения с товарным знаком «MagicLand», внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

ООО «Дальневосточная торговая компания», не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, и просит судебный акт отменить. В доводах жалобы указывает, что правообладатель товарного знака «MagicLand» Мурашов Ю.В.свой товарный знак в таможенном реестре не регистрировал,  с требованием о защите права интеллектуальной собственности в установленном порядке не обращался. В своих письмах на имя начальника Владивостокской таможни  Мурашов Ю.В. пояснял, что товарный знак «MagicLand» и торговая марка «MagiLand» имеют схожее, но не сходное до степени смешения обозначения. Ассортимент продукции ввозимой Обществом на территорию РФ не пересекается с продукцией, производимой предприятием Ю.В. Мурашова и не наносит ему материальный ущерб. Претензий к Обществу он не имеет. В ходе производства по делу об административном правонарушении Владивостокской таможней протокол о взятии проб и образцов товаров, предусмотренный ст.27.10 КоАП РФ не составлялся, экспертиза не назначалась. Справка ФГУ ФИПС не дает однозначного ответа о степени смешения товарного знака сходным товарам знакам по свидетельству №234426.

В судебном  заседании  представитель ООО «Дальневосточная торговая компания» доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

Владивостокская таможня, извещенная о времени и месте судебного разбирательства своего представителя в суд не направила, письменный отзыв не представлен.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя Владивостокской таможни по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, проверив в порядке статей 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ, правильность применения норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции считает, что решение подлежит  отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела установлено, что 03.06.2008 ООО «Дальневосточная торговая компания» на таможенный пост «Морской порт Владивосток» Владивостокской таможни подало ГТД №10702030/030608/0022880, в которой были задекларированы туфли женские, маркированные товарным знаком «MagiLand», в количестве 1 296 пар.

Задекларированный товар 05.06.2008 был досмотрен таможенным органом, о чем оформлен акт таможенного осмотра №10702030/060608/006721, согласно которому к осмотру предъявлен товар, маркированный товарным знаком «MagiLand» в количестве 108 мест (артикулы: 2555, 2393, 2606, 302, 35390-1, 530-51, 91738-12, 92031-1).

В ходе проведенной специальной таможенной ревизии Владивостокская таможня установила, что товарный знак «MagiLand», которым маркирована ввезенная обществом женская обувь (в количестве 1296 пар), схож с товарным знаком «MagicLand». Правообладателем товарного знака «MagicLand» является проживающий по адресу: г.Самара, ул. Свободы, д.161, кв.105 Мурашов Юрий Владимирович, что подтверждается свидетельством на товарный знак №234426.

В связи с чем, Владивостокская таможня обратилась в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» с просьбой провести исследование спорных товарных знаков.

Согласно справке ФГУ ФИПС от 25.07.2008 №41-1956-12 представленное на исследование обозначение используется для товара однородного товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 234426, использование словесного обозначения «MagiLand» в гражданском обороте для однородных товаров может быть признано сходным с товарным знаком по свидетельству № 234426, в результате чего может возникнуть вероятность смешения.

Владивостокская таможня, посчитав, что  в действиях ООО «Дальневосточная торговая компания» имеется состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 14.10 КоАП РФ,  07.06.2008 вынесла определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

На спорную партию женской обуви таможенным органом 07.06.2008 наложен арест, о чем составлен протокол наложения ареста, согласно которому арест наложен на следующий товар – обувь женская (босоножки и туфли) под артикулами 2555,2393, 2606, 302, 35390-1,530-51, 91738, 92301-1, в количестве 1272 пар в 108 коробках, находящийся на СВХ «Далько».

04.08.2008 Владивостокская таможня составила в отношении ООО «Дальневосточная торговая компания» протокол об административном правонарушении, квалифицировав действия Общества по статье 14.10 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Дальневосточная торговая компания» были направлены в арбитражный суд для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, коллегия пришла к следующему.

В соответствии  со статьей 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара (в ред. Федеральных законов от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ).

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Кодекса правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно статье 14.10 КоАП РФ с субъективной стороны (по общему правилу) правонарушение, предусмотренное в этой норме, может быть совершено только умышленно: лицо знает и осознает, что незаконно использует чужой товарный знак и желает этого.

В материалах дела имеется свидетельство на товарный знак №234426, выданное Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам на товарный знак и (или) знак обслуживания, в соответствии с которым правообладатель товарного знака «MagicLand» является Мурашов Юрий Владимирович, проживающий в г. Самаре, ул. Свободы, 161 кв.105. Как видно из представленных суду доказательств, под торговой маркой «MagicLand» обозначаются следующие товары: препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования.

Между тем, ввезенный ООО «Дальневосточная торговая компания» товар с товарным знаком «MagiLand» представляет собой обувь. Данное обстоятельство подтверждается также фотоматериалами, имеющимися в материалах дела.

В соответствии с абзацем шестым пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 №32), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В рассматриваемом случае, суд первой инстанции признав товар (обувь) ввезенный ООО «Дальневосточная торговая компания» под товарным знаком «MagiLand» сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «MagicLand» (препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования) не учел следующего.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен непосредственно судом.

Исходя из изложенного, суду необходимо было: сравнить объект права и используемое Обществом обозначение; определить объем правовой охраны товарного знака, выяснить, какое отношение имеет Общество к сфере деятельности правообладателя товарного знака «MagicLand» Мурашова Ю.В., является ли Общество нарушителем прав вышеназванного лица.

При проведении сравнительного анализа зарегистрированного товарного знака «MagicLand» и товарного знака «MagiLand», обозначенного на ввезенном ООО «Дальневосточная торговая компания» товаре с установлением фонетического, визуального и семантического сходства, коллегия апелляционного суда пришла к выводу о том, что, несмотря на имеющиеся сходства указанных товарных обозначений, они не способны ввести в заблуждение потребителя относительно принадлежности товаров, выпускаемых с использованием обозначения «MagiLand», поскольку как было установлено, товары, зарегистрированные под товарным знаком «MagicLand» и ввезенные Обществом не относятся к одному и тому же роду, не имеют общих потребителей и общий рынок сбыта.

Кроме того, услуги, которые могут быть оказаны правообладателем товарного знака «MagicLand» (препараты отбеливания, чистки и т.д.) не совпадают с предназначенным использованием товара под торговой маркой «MagiLand» (обувь), указанные товары не однородны по своему составу и не относятся к одному и тому же виду, подлежат применению в различных сферах, отождествление товаров при их визуальном осмотре невозможно.

При таких обстоятельствах, оснований для признания указанных товаров сходными до степени смешения  не имеется. Следовательно, Владивостокская таможня не доказала наличие в действиях ООО «Дальневосточная торговая компания» состава административного правонарушения по статье 14.10 КоАП РФ, оснований для привлечения Общества к административной ответственности по названной норме КоАП РФ не имелось.

Согласно статье 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена вина.

С учетом того, что суд первой инстанции вышеперечисленные обстоятельства не учел, принятый по делу судебный акт подлежит отмене на основании части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение от 24 сентября 2008г. по делу №А51-8474/2008 40-213 отменить.

Отказать Владивостокской таможне в удовлетворении заявления о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в двухмесячный срок через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий                                                  Г.А. Симонова

Судьи                                                                              З.Д. Бац

О.Ю. Еремеева