Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30.11.2008 по делу n А74-595/2008. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 октября 2008 года

Дело №

А74-595/2008-03АП-2507/2008

г. Красноярск

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2008 года

Полный текст постановления изготовлен 17 октября 2008 года

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Хасановой И.А.,

судей:  Гуровой Т.С., Радзиховской В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Савченко Г.А.,

при участии:

от истца Мохор Е.А.- представителя по доверенности от 25 декабря 2007 года,

от ответчика Тюкпиекова В.Н. – представителя по доверенности от 09 октября 2008 года,

индивидуальный предприниматель Исмаилов С.Э.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика – индивидуального предпринимателя Исмаилова Сергея Элларовича, г. Абакан

на решение Арбитражного суда Республики Хакасия

от 10 июля 2008 года по делу № А74-595/2008, принятое судьей Кобыляцкой Н.Н.,

установил:

Индивидуальный предприниматель Тонкошкуренко Игорь Прохорович (далее - истец) обратился в  Арбитражный суд Республики Хакасия с иском к индивидуальному предпринимателю Исмаилову Сергею Элларовичу (далее - ответчик), уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о запрете изготавливать кондитерское изделие – печенье «Супер», содержащее признаки промышленного образца № 64840.

Решением суда от 10 июля 2008 года исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 10 июля 2008 года отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

По мнению ответчика, решение суда первой инстанции необоснованно, незаконно, принято с нарушением норм материального и процессуального права, на основании следующего:

- в материалы дела представлены все необходимые доказательства, подтверждающие, что ответчик придумал форму печенья «Супер», наладил его производство и реализацию до даты приоритета промышленного образца, запатентованного истцом;

- возможность изготовления печенья в форме спорного печенья «Супер» предусмотрена изготовителем оборудования по производству кондитерских изделий, которое было приобретено ответчиком в 2005 года. Данное обстоятельство, подтверждается договором на поставку оборудования от 02 июня 2005 года № П-13/05, паспортом на поставленное оборудование, включая фотоснимки насадки к оборудованию, с помощью которой возможно создание формы печенья «Супер»;

- печенье «Супер» наряду с другой продукцией, выпускаемой ответчиком под маркой «Проха», выставлялось и участвовало в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Хакасия», проводимом в честь 15-летия Республики Хакасия в июле 2006 года. По итогам проведения данного конкурса, продукция ответчика была отмечена дипломом победителя конкурса за достижения высоких результатов в области качества, подписанным Председателем Правительства Республики Хакасия Лебедем А.И. и директором ФГУ «Хакасский центр стандартизации и метрологии» Студилиной Л.М.

Апелляционная жалоба принята к производству Третьего арбитражного апелляционного суда, назначено рассмотрение жалобы с последующим отложением.

Не согласившись с доводами, изложенными в апелляционной жалобе, истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просил обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, мотивируя следующим:

- истец является обладателем исключительного права на промышленный образец ПАТЕНТ № 64840 «Кондитерское изделие (два вида)». Таким образом, производство и реализация печенья данного вида нарушает законодательство Российской Федерации в области патентного права, тем самым подпадая под определение данного товара как контрафактного. Печенье сдобное песочно-отсадное из муки высшего сорта «СУПЕР» производимое ответчиком, содержит все признаки формулы промышленного образца ПАТЕНТ № 64840 (Кондитерское изделие (два вида)», что подтверждается актом торгово-промышленной палаты Республики Хакасия от 13 марта 2008 года № 035-01-00101;

- ответчик не доказал, что выпуск печенья «Супер» по аналогии промышленному образцу по ПАТЕНТУ № 64840 «Кондитерское изделие (два вида)», был начат до даты приоритета. Доказательства, содержащиеся в деле, не подтверждают наличие права преждепользования.

Распоряжением председателя Третьего арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2008 года № 193 произведена замена судебного состава по рассмотрению апелляционной жалобы судьи Магда О.В. на судью Гурову Т.С.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Индивидуальный предприниматель Тонкошкуренко Игорь Прохорович является обладателем патента на промышленный образец кондитерского изделия (двух вариантов) №64840, зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16 декабря 2007 года, с приоритетом от 26 октября 2006 года и сроком действия патента с 26 октября 2006 года до 26 октября 2016 года (л.д.109-113). Согласно данному патенту, промышленный образец кондитерского изделия (двух вариантов) № 64840 представляет собой выполнение объемной круглой в плане формы, составом из верхнего и нижнего формообразующих объемов выпуклой формы, включающим расположенную в основании пластину из теста и отличающегося проработкой в виде расположенного на пластине из теста верхнего формообразующего объёма из суфле, выполненного в виде полусферы, проработкой верхней поверхности формообразующего объёма в виде полусферы, декорированной мраморным узором контрастных оттенков с гладкой фактурой, выполненной в виде обливной глазури, проработкой верхней  поверхности пластины из теста рельефной в виде стилизованного цветка с радиально расходящимися лепестками, разделёнными узкими впадинами; проработкой пластины из теста с волнообразно изогнутым контуром; колористическим решением, построенным на сочетании золотисто-желтого цвета пластины из теста,   кремового цвета формообразующего объёма в виде полусферы и коричневого с белым цвета обливной глазури.

ООО «ГрандИнтел» (продавец) и индивидуальный предприниматель Исмаилов Сергей Элларович (покупатель) заключили договор на поставку оборудования от 02 июня 2005 года № П-13/05 (л.д.84), из условий которого следует, что продавец обязуется: приобрести; доставить до г. Москвы; произвести таможенное оформление оборудования, для свободного его обращения на территории Российской Федерации; передать в собственность, а покупатель обязуется своевременно оплатить и принять новое и восстановленное технологическое оборудование согласно спецификации оборудования приложения № 1 к договору, по согласованной сторонами цене, указанной в пункте 2.1 договора, а также комплект технической документации (пункт 1.1 договора).

Согласно спецификации оборудования (приложение № 1 к договору от 02 июня 2005 года № П-13/05) покупатель приобрел у продавца тестоотсадочную машину фирмы «DELFIN» и миксер б/у фирмы «Pietroberto» (л.д.86).

Из сертификата соответствиясроком действия с 07.03.2006г. по 06.03.2009г.  следует, что выпускаемая индивидуальным предпринимателем Исмаиловым С.Э. продукция в виде печенья сдобного, глазированного шоколадной глазурью «Супер» соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 (Приложение 1, пп. 1.5.5, 1.5.5.10), ГОСТу 24901-89 (Пп. 1.2.3-1.2.5), ГОСТу Р 51074-03 (Разд. 3, п. 4.10) (л.д.53).

В материалах дела имеется утвержденная ИП Исмаиловым С.Э. 01 марта 2006 года рецептура № 34 (ГОСТ 24901-89) печенья «Супер» (л.д.67).

Согласно акту экспертизы торгово-промышленной палаты Республики Хакасия № 035-01-00101 (составленному с 04 марта 2008 года по 12 марта 2008 года) в результате сопоставительного анализа установлено, что все основополагающие признаки промышленного образца «Кондитерское изделие (два варианта) – кондитерское изделие (вариант 1)», зарегистрированной в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16 декабря 2007 года согласно Патенту на промышленный образец № 64840 (Патентообладатель Тонкошкуренко Игорь Прохорович), присутствуют в исследуемом объекте – печенье сдобном песочно-отсадном из муки в/с «СУПЕР» производства предпринимателя Исмаилова С.Э., г. Абакан, Республика Хакасия, Россия (л.д.40-43).

Истец обратился в адрес ответчика с письмом от 13 февраля 2008 года № 12 с просьбой о прекращении производства печенья сдобного песочно-отсадного из муки высшего сорта «СУПЕР», в котором использованы признаки патента на промышленный образец № 64840, патентообладателем которого является Тонкошкуренко И.П., либо в 3-х дневный срок предоставить мотивированный ответ (л.д.12). Данное письмо ответчик получил 13 февраля 2008 года, что подтверждается отметкой ответчика на указанном письме.

Истец, ссылаясь на нарушение исключительных прав патентообладателя в сфере производства и продажи ответчиком кондитерских изделий, сходных с запатентованными,  обратился в арбитражный суд первой инстанции с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно статье 12 Патентного закона от 23.09.92 N 3517-1 (действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений) любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Право преждепользования в качестве основания ограничения исключительных прав и использования запатентованного объекта без санкции правообладателя возникает при одновременном соблюдении названных в статье 12 Патентного закона условий: во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории России до даты приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора.

Из материалов дела усматривается, что ответчик 02 июня 2005 года заключил договор № П-13/05 с ООО «ГрандИнтел» на поставку ответчику оборудования (тестоотсадочной машины фирмы «DELFIN» и миксера б/у фирмы «Pietroberto»), для изготовления кондитерских изделий, в том числе печенья в форме спорного печенья «Супер». Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что отгрузка оборудования продавцом осуществляется на склад г. Москва, в течение 10 дней, после перечисления 100% суммы договора (26 000 условных единиц, приравненных к ЕВРО) на счет продавца в течение двух банковских дней после подписания договора.

Во исполнение указанного выше договора, ООО «ГрандИнтел» выставило ответчику счет от 03 июня 2005 года № 27 на сумму 26 000 ЕВРО (л.д.79).

Платежными поручениями от 07 июня 2005 года №№ 051, 052, ответчик перечислил на расчетный счет ООО «ГрандИнтел» 915 116 руб. 36 коп. (100% предоплаты по счету № 27 от 03 июня 2005 года, за кондитерское оборудование по курсу ЕВРО на 07 июня 2005 года) (л.д.80-81).

Товарной накладной от 14 июня 2005 года № 17 подтверждается факт поставки ООО «ГрандИнтел» ответчику кондитерского оборудования указанного в договоре от 02 июня 2005 года № П-13/05 (л.д.83).

Данное кондитерское оборудование введено ответчиком в эксплуатацию 27 июля 2005 года, что подтверждается актом, представленным ответчиком в материалы дела в суде апелляционной инстанции. Кроме того, представленные ответчиком в материалы дела копии товарных накладных подтверждают факт реализации спорного печенья «Супер» третьим лицам с 01.03. 2006г. .

В суд апелляционной инстанции ответчиком представлены доказательства заказа ответчиком в мае 2006г в ООО «Рекламные технологии»  листовки на производимую им продукцию. На указанной цветной  листовке изображено печенье «Супер» (шоколад и птичье молоко) которое  по своей  форме и оформлению соответствует существенным признакам промышленного образца (патент № 64840), выданного индивидуальному предпринимателю Исмаилову С.Э. Акт сдачи -приемки  свидетельствует об оказании  услуги по изготовлению листовок в количестве 25 штук  на сумму 1100 рублей    26.05.2006г.

Представленные доказательства свидетельствуют , что ответчик до даты приоритета промышленного образца № 64840 добросовестно начал осуществлять использование на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение промышленного образца № 64840.

Бремя доказывания того обстоятельства, что ответчик использует тождественное решение после даты приоритета в большем объеме, чем до этой даты, лежит на истце, который обратился за защитой нарушенных исключительных прав. Однако данного обстоятельства истец не доказал.

Согласно пункту 2 абзаца 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются, кроме прочего, нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Проверив законность и обоснованность решения Арбитражного суда Республики Хакасия от 10 июля 2008 года по делу № А74-595/2008 в пределах, предусмотренных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, Третий арбитражный апелляционный суд в силу пункта 2 статьи 269, пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пришел к выводу - отменить решение арбитражного суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации  расходы по оплате государственной пошлины  за рассмотрение апелляционной жалобы возлагаются на истца - индивидуального предпринимателя Тонкошкуренко Игоря Прохоровича.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 10 июля 2008 года по делу № А74-595/2008 отменить. Принять по делу новый судебный акт.

В иске отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Тонкошкуренко Игоря Прохоровича, г. Абакан в пользу индивидуального предпринимателя Исмаилова Сергея Элларовича, г. Абакан 1 000 рублей государственной пошлины.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение в первой инстанции.

Председательствующий судья

И.А. Хасанова

Судьи:

Т.С. Гурова

В.В. Радзиховская