Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2010 по делу n А61-134/2010. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый с/а

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки                                                    Дело №А61-134/2010

25 октября 2010 года                                      Апелляционное производство 16АП-1435/10(2)

                                                 Резолютивная часть постановления объявлена 18.10.2010,

                                                 дата изготовления постановления в полном объеме 25.10.2010

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Параскевовой С.А.,

судей: Казаковой Г.В., Марченко О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Асланиди В.И.

при участии в судебном заседании представителей:

от ООО фирма «Балтика»: Ширяева С.И. – доверенность от 20.08.2010,

от ООО «Главспирттрест»: Довгалюк А.И. – доверенность № 06/2010 от 01.02.2010

рассмотрев апелляционную жалобу

ООО фирма «Балтика»

на решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 07.05.2010 по делу №А61-134/10

по иску  ООО «Главспирттрест» к ООО фирма «Балтика»,

третье лицо: ООО «Ранюша»

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Главспирттрест» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Ранюша» и ООО «Балтика» об обязании ответчиков прекратить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 232999, правообладателем которого является истец; обязании ООО фирма «Балтика» удалить с бутылок водки «Зеленая змея» этикетки, содержащие элементы, вызывающие сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 232999; обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожить за их счет все бутылки водки особой «Зеленая змея», нарушающие исключительное право истца; взыскании с ООО «Балтика» компенсации в размере 1 000 000 рублей в порядке ст. 1515 ГК РФ, а также взыскании расходов по госпошлине.

Определением Арбитражного суда Московской области от 22.12.2009 требования к ООО «Балтика» выделено в отдельное производство, делу присвоен №А41-1265/10, и оно передано по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания.

Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 15.01.2010 дело №А41-1265/10 принято к рассмотрению, и ему присвоен №А61-134/10, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Ранюша».

При рассмотрении дела в Арбитражном суде Республики Северная Осетия-Алания истец, в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил исковые требования и просил обязать ответчика прекратить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 233999, правообладателем которого является истец;  обязать ответчика удалить с бутылок водки «Зеленая змея» этикетки, содержащие элементы, вызывающие сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 233999;  обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет все бутылки водки «Зеленая змея»;  взыскать с ответчика компенсацию согласно в размере 1 000 000 (один миллион) рублей; взыскать с ответчика сумму уплаченной истцом государственной пошлины в размере 18 500 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 07.05.2010 по делу №А61-134/10 исковые требования удовлетворенны частично, суд обязал ООО «Балтика» прекратить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 23399, правообладателем которого является ООО «Главспирттрест», удалить с бутылок водки «Зеленая змея» этикетки, содержащие элементы, вызывающие сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 232999, изъять из оборота и уничтожить за свои счет все бутылки «Зеленая змея», с ООО «Балтика» в пользу ООО «Главспирттрест» взыскано 100 000 рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак, 8 300 рублей госпошлины.

Принимая решение, суд первой инстанции исходил из следующего. Словесный элемент «Зеленая змея» является сходным до степени смешения с товарными знаками «Зеленая марка», поскольку ассоциируется с ним в целом, в материалы дела представлено заключение эксперта от 14.10.2009, согласно которому комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Зеленая змея» является  сходным  до  степени   смешения  с  товарными  знаками  «Зеленая  марка»  по свидетельствам №№ 232999, 285365 по признакам графического (визуального сходства), поскольку ассоциируется с ним в целом. Несмотря на их отдельные отличия, на этикетках водки «Водка особая Зеленая марка Кедровая» и водки особой «Зелёная змея» использованы схожие графические элементы. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от 28.01.2010 по делу №А41-40157/09, установлено сходство до степени смешения обозначения, размещаемого ответчиком на бутылках водки «Зеленая змея» с товарными знаками «Зеленая марка», право на использование которых принадлежит истцу. Ответчиком не представлено доказательств отсутствия вины в нарушении исключительных прав истца на товарный знак.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Балтика» подало апелляционную жалобу, в которой просит решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 07.05.2010 по делу №А61-134/10 отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать ООО «Главспирттрест» в удовлетворении всех заявленных требований. Свои доводы мотивирует тем, что используемое ответчиком комбинированное обозначение в виде бутылки водки «Зеленая змея» защищена патентом РФ на промышленный образец – Патент РФ № 74198 от 16.03.2010 (приоритет промышленного образца от 26.05.2009) «Бутылка для водки с этикетками, биркой и крышкой «Зеленая змея», правообладателем которого является ООО «Посейдон», с которым у ООО фирма «Балтика» партнерские отношения, все представленные ООО фирма «Балтика» доказательства обозревались судом формально. Решение, принятое судом первой инстанции, полностью основано на решении Арбитражного суда Московской области от 28.01.2010 по делу №А41-40157/09, использование и признание в качестве доказательства заключения эксперта  от 14.10.2009 является нарушением норм АПК, данный эксперт был «назначен» истцом, его работа оплачена истцом и выводы сделаны в его пользу.

В своем отзыве на апелляционную жалобу ООО «Главспирттрест» просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, считая решение законным и обоснованным.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело по апелляционной жалобе, проверив правильность применения норм материального и процессуального права, учитывая доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе и дополнениях к ней, отзыве на нее, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а решение суда подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта по следующим основаниям.

Согласно пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (пункт 2 той же статьи).

Как следует из указанной нормы права, основанием для защиты правообладателем товарного знака  и предъявления требований об изъятии из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, а также мер гражданско-правовой ответственности, предусмотренных пунктом 4 этой же статьи, является факт  наличия их в гражданском обороте.

Гражданский оборот – это гражданско-правовое название экономического оборота, которое опосредуется договорными и внедоговорными институтами обязательственного права. В содержание гражданского оборота входит переход имущества от одного лица к другому на основе заключаемых участниками гражданского оборота сделок или в силу иных юридических фактов (Большой юридический словарь. 3-е изд.доп. и перераб./Под ред.проф.А.Я.Сухарева. – М.:ИНФРА-М,2007.- VI,858с.).

Как видно из материалов дела, истец по делу ООО «Главспирттрест»  является правообладателем товарного знака, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2002 в виде словесного обозначения «Зеленая марка», в том числе по 33 классу МКТУ - алкогольные напитки, что подтверждается свидетельством на товарный  знак (знак обслуживания) № 232999.

14.10.2009 истцом в магазине ООО «Ранюша», находящемся в г.Орехово-Зуево, Московской области, был приобретен товар – водка особая «Зеленая змея», производителем названного товара на этикетке указан ответчик  - ООО фирма «Балтика» г.Владикавказ.  Истец, полагая, что используемое ответчиком комбинированное обозначение, включающее словесный элемент  «Зеленая змея» является сходным до степени смешения с товарным знаком, размещаемом на этикетки водки «Водка особая Зеленая марка Кедровая», обратился с настоящим иском в суд к лицу, реализуемому товар и производителю, указанному на этикетке – ответчику по делу.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что обнаруженная  истцом в магазине и предлагаемая к продаже водка изготовлена и принадлежит ответчику, т.е. именно им выпущена в гражданский оборот.

Между тем, доказательства, на основании которых  суд сделал указанные выводы, в материалах дела отсутствуют.

Так,  вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от 28.01.2010 по делу №А41-40157/09, на которое сослался суд в обжалуемом решении, как имеющем преюдициальное значение для настоящего дела,  действительно установлено сходство до степени смешения обозначения этикеток с названием водки особой «Зеленая змея», наклеенных на бутылках водки, обнаруженных в магазине ООО «Ранюша», с этикетками водки «Водка особая Зеленая марка Кедровая», выпускаемой истцом, являющимся правообладателем товарного знака «Зеленая марка» согласно свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 232999.

Однако, при этом, в указанном решении отсутствуют выводы о том, что поставщиком водки в магазин ООО «Ранюша» являлся ответчик по делу  ООО фирма «Балтика».

Доказательства в подтверждение этого факта не представлены истцом  в судебное заседание Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания. Суду апелляционной инстанции представитель истца заявил, что у него такие доказательства отсутствуют,  Арбитражным судом Московской области этот факт не установлен.

Как видно из материалов дела, представитель ответчика в суде первой инстанции придерживался правовой позиции об отсутствии факта сходства до степени смешения этикеток, поддерживая законность выданного ООО «Посейдон» г.Владикавказ патента на промышленный образец № 74198 «Бутылка для водки с этикетками, биркой и крышкой «Зеленая змея»,  не отрицая факта изготовления водки, изготовленной на основании указанного патента, однако, объективных доказательств об изготовлении и выпуске водки в гражданский оборот суду первой инстанции не представлял.

В суде апелляционной инстанции представитель ответчика вначале поддерживал такую же позицию, а затем заявил, что не только водка с этикеткой «Водка особая «Зеленая змея», но и какая-либо другая алкогольная продукция обществом в 2009-2010 году не выпускалась и не выпускается и представил суду в подтверждение этого факта декларации об объемах использования этилового спирта; об объемах производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции; об объемах использования алкогольной и спиртосодержащей продукции; об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; об объемах закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, которые в соответствии с положениями пункта 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2005 N 858 (ред. от 26.01.2010) «О представлении деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» предоставляются в территориальные органы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а до 2010 года представлялись в  территориальные налоговые органы, из которых  видно, что в 2009 – 2010 гг. ООО фирма «Балтика» не осуществляло производство, поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также закупку и использование этилового спирта.

Для проверки достоверности сведений, представленных ответчиком, судом апелляционной инстанции  были сделаны запросы в Межрегиональную инспекцию ФНС Росси по г. Владикавказу, Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу.

Согласно ответа Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, данного на основании  ежеквартально представляемых ООО фирма «Балтика» (РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина 132) деклараций об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанной организацией в течение 2009 – 2010 гг. деятельность в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции не осуществлялась.

Сведения о фактах выпуска в гражданский оборот нелегально изготовленной ответчиком водки с этикеткой, которая, по мнению истца, нарушает его исключительное право на товарный знак, в материалах дела также отсутствуют.

Из материалов дела  следует, что бутылка для водки с этикетками, биркой и крышкой «Зеленая змея» защищена патентом на промышленный образец № 74198 (приоритет промышленного образца 26.05.2009, зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16.03.2010), правообладателем которого является ООО «Посейдон».

Представленный ответчиком в дело лицензионный договор на использование им промышленного образца, правообладателем которого является ООО «Посейдон», подписанный ответчиком и ООО «Посейдон»  но не заключенный в установленном законом порядке, бутылка с этикеткой, изготовленной в соответствии с патентом, выданном ООО «Посейдон», и представленная на обозрение суду, как объяснил  представитель ответчика, являются намерениями ответчика в дальнейшем установить партнерские отношения с ООО «Посейдон».

Такие действия, как считает апелляционный суд, в отсутствие факта выпуска ответчиком в гражданский