Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2015 по делу n А53-5533/2015. Изменить решение (ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А53-5533/2015

21 октября 2015 года                                                                         15АП-11488/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 октября 2015 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Ломидзе О.Г.,

судей Галова В.В., Малыхиной М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кондрашевой Е.В.,

при участии:

от ответчика: представителя Громова Алексея Александровича по доверенности от 06.05.2015,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Хладонеж» и закрытого акционерного общества «Молоко» на решение Арбитражного суда Ростовской области от 27.05.2015 по делу № А53-5533/2015 (судья Тер-Акопян О.С.) по иску общество с ограниченной ответственностью «Хладонеж» к закрытому акционерному обществу «Молоко»

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Хладонеж» (далее – истец, ООО «Хладонеж») обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к закрытому акционерному обществу «Молоко» (далее – ответчик, ЗАО «Молоко») о взыскании 716 690 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Исковые требования мотивированы тем, что постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области № 218/04 ЗАО «Молоко» привлечено к административной ответственности за свершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На основании данного постановления истец просил взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака, состоящую из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, правообладателем которого является истец.

В отзыве на исковое заявление ответчик возражал доводам истца, полагая право на средство индивидуализации порочным ввиду того, что «TOCH» в переводе с калмыцкого языка означает «масло», с регистрацией товарного знака  ответчик не согласен.

Решением суда от 27.05.2015 с ответчика в пользу истца взыскано 77 894,50 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Суд произвел расчет компенсации от размера выручки товара в сумме 155 789 руб., установленной антимонопольным органом, и снизил ее в два раза до 77 8994,50 руб. с учетом характера допущенного нарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателя.

Не согласившись с принятым судебным актом, стороны обжаловали его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец в апелляционной жалобе просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым требования удовлетворить в полном объеме. Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд самостоятельно определил размер компенсации, в то время как правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Ответчик в апелляционной жалобе просил решение отменить, принять по делу новый судебный акт. Заявитель жалобы указал, что слово «TOCH» используется для определения товара, вследствие установления правовой охраны словесному товарному знаку «TOCH» остальные участники гражданского оборота лишены возможности свободно использовать данное слово для обозначения товаров.

В отзыве на апелляционную жалобу истца ответчик указал, что взысканный судом размер компенсации является разумным и справедливым.

В судебном заседании представитель ответчика просил применить к спорным правоотношениям статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, учесть степень вины ответчика.

Истец явку представителя в судебное заседание не обеспечил, будучи уведомленным о времени и месте рассмотрения дела в установленном законом порядке. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело в отсутствие представителя истца.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, выслушав представителя ответчика, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что удовлетворению подлежит апелляционная жалоба ООО «Хладонеж» в части, апелляционная жалоба ЗАО «Молоко» удовлетворению не подлежит  по следующим основаниям.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в Роспатент (статья 1494 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на товарный знак «ТОСН», о чем имеется свидетельство  №477753 с приоритетом от 22.12.2011. В качестве товарного знака зарегистрировано буквенное обозначение «ТОСН». Товарный знак зарегистрирован для товаров и/или услуг 29 и 35 классов МКТУ, в том числе масла и жиры пищевые. Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.12.2012 – л.д. 25.

Постановлением от 11.03.2014 №218/04 Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области установлено использование ЗАО «Молоко» в своей коммерческой деятельности товарного знака «ТОСН», правообладателем которого является ООО «Хладонеж», что может быть расценено как недобросовестная конкуренция, в результате которой потребитель может быть введен в заблуждение.

Названным постановлением установлено нарушение ответчиком пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и совершение административного правонарушения,  предусмотренного частью 2 статьи 14.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ (недобросовестная конкуренция).

Постановлением антимонопольного органа от 11.03.2014 №218/04 ЗАО «Молоко» признано виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуто штрафу в размере 100 000 руб.

Истец не передавал ответчику право на использование товарного знака «TOCH», что ответчиком не оспаривается.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Способы расчета компенсации за незаконное использование товарного знака установлены в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе сделать выбор конкретного способа по собственному усмотрению.

Истец по данному делу избрал способ, установленный подпунктом 2 пункта 4 ст.1515 ГК РФ: взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен  товарный знак.

Истец определил размер компенсации в сумме 716 690 руб. исходя из размера выручки от реализации масла калмыцкого «TOCH», указанной в исх. письме (справке)  № 110, согласно которому выручка от реализации данного продукта в 2013 году составила 358 345 руб.

В обоснование данного размера компенсации истцом в дело представлена копия указанной справки – л.д. 24.

Суд первой инстанции обоснованно не принял указанную копию справки в качестве достаточного и объективного доказательства, подтверждающего объем выручки, поскольку ответчик не подтвердил факт и цели выдачи данной справки, подлинник справки в материалы дела не представлен, как и не представлены оригиналы товарных накладных, поименованных в данной справке.

В качестве источника информации, подтверждающего стоимость товаров, на  которых незаконно размещен товарный знак, суд первой инстанции принял постановление УФАС по РО от 11.03.2014 №218/04.

В постановлении УФАС по РО от 11.03.2014 №218/04 имеется ссылка  на справку ЗАО «Молоко» о размере полученной в 2013 выручки от реализации масла  калмыцкого на сумму  155 789 руб.  Данная сумма ни истцом, ни ответчиком  не оспорена.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки вывода суда первой инстанции относительно определения суммы от реализации продукции в размере, получившем отражение в постановлении УФАС по РО от 11.03.2014 №218/04.

Таким образом, материалами дела доказан факт использования ответчиком товарного знака истца, сумма выручки от товара, реализованного в 2013 году, установлена в рамках рассмотрения материалов по административному правонарушению и составляет 155 789 руб.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции не может согласиться с судом первой инстанции относительно наличия оснований для снижения компенсации.

Ответчик указывает на возможность снижения компенсации, определяемой в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 ст.1515 ГК РФ.

Правовая позиция, согласно которой возможно снижение размера компенсации за нарушение исключительного права, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, получила отражение в постановлении  Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 №16449/12.

Президиум указал следующее: пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум сделал вывод что подходы, выработанные в Постановлении от 20.11.2012 №8953/12, применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Из данной правовой позиции следует, что размер компенсации не может быть снижен произвольно. Положения ГК РФ устанавливают право истца требовать компенсации в двукратном размере стоимости товара, на котором незаконно размещен товарный знак. Следовательно, при доказанности такого размера присуждение судом меньшей суммы должно быть обоснованно достаточной аргументацией, построенной на анализе конкретных обстоятельств нарушения исключительного права истца.

Материалы рассматриваемого дела не позволяют установить обстоятельства, исходя из которых компенсация может быть взыскана в меньшем размере по сравнению с заявленным двойным размером от доказанной стоимости реализованного ответчиком товара с товарным знаком истца.

Товарный знак является средством индивидуализации выпускаемой продукции. Выпускаемая под известным и хорошо разрекламированным товарным знаком продукция вызывает больше доверия у потребителей за счет его узнаваемости, ассоциирования с конкретным производителем.

На сайте истца http://hladonezh.ru/ размещены товары, выпускаемые ответчиком, под словосочетанием «наши торговые марки», в числе которых размещено изображение упаковки масла с нанесением на него товарного знака «TOCH», используемое ответчиком.

Из дела следует, что ответчик не мог не осознавать, что использует чужой товарный знак, т.к.:

?               использовалась вся оригинальная упаковка (в том числе изображение женщины в национальном костюме, с чашей в руке, на фоне поля тюльпанов и неба, в рамке с орнаментом, со словом TOCH в рамке, с надписью под ним «Традиционное качество!» - л.д.50, 51). Данное совпадение не может быть признано случайным, оно означает, что ответчик осознанно воспроизвел упаковку истца. Ответчик, воспроизводя полностью вплоть до деталей вид упаковки истца, видел производителя, осознавал, с каким именно производителем покупатель будет ассоциировать его товар по упаковке;

?               на сайте истца товарные знаки, в том числе изображение спорного товарного знака, опубликованы, то есть вся информация доступна для неопределенного круга лиц;

?               слово toch не является общеупотребимым в месте расположения ответчика (Ростовская область), из пояснений ответчика следует, что перевод и значение данного слова понятны только для носителей калмыцкого языка.

Таким образом, из дела следует виновное поведение ответчика по использованию товарного знака истца. Вина ответчика заключается в том, что он не совершил действий, которые можно ожидать от любого добросовестного  участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы правообладателя: приступив к использованию чужой упаковки, не провел патентный поиск, не связался с правообладателем по вопросу о предоставлении права использовать