Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2014 по делу n А13-15339/2013. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул.  Батюшкова, д. 12,  г. Вологда, 160001

http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 июня 2014 года

г. Вологда

Дело № А13-15339/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 04 июня 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 09 июня 2014 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Шадриной А.Н., судей Зайцевой А.Я. и Рогатенко Л.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мельничук И.Л.

при участии индивидуального предпринимателя Виноградова Сергея Александровича и его представителя Носова В.И. по доверенности от 28.01.2014,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Виноградова Сергея Александровича на решение Арбитражного суда Вологодской области от 11 марта 2014 года по делу № А13-15339/2013 (судья Зрелякова Л.В.),

у с т а н о в и л:

некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «Локомотив «Ярославль» (ОГРН 1027600848054; далее – НП «ХК «Локомотив «Ярославль») в лице некоммерческого партнерства «Ярославская Региональная АнтиПиратская Организация» (далее – НП «ЯРАПО») обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к индивидуальному предпринимателю Виноградову Сергею Александровичу (ОГРНИП 304352821100120, далее - Предприниматель) о взыскании 367 200 руб., в том числе 360 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 7200 руб. расходов, связанных с закупкой товаров (свитер хоккейный красный «Локомотив», свитер хоккейный белый «Локомотив», вымпел хоккейный «Локомотив», брелок хоккейный «Локомотив»).

Решением суда от 11 марта 2014 года исковые требования удовлетворены в полном объеме. С Предпринимателя в пользу НП «ХК «Локомотив «Ярославль» взыскано 367 200 руб., в том числе 360 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 7200 руб. расходов, связанных с закупкой товаров; а также 10 200 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. С Предпринимателя в федеральный бюджет взыскано 144 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска.

Предприниматель с решением суда не согласился и обратился с апелляционной жалобой, в которой, просит его отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. Доводы подателя жалобы сводятся к следующему. Все действия НП «ЯРАПО» и общества с ограниченной ответственностью «Цербер»  (далее - ООО «Цербер») являются провокационными и незаконными. В материалах дела имеется электронная переписка, подтверждающая умышленные действия                            ООО «Цербер» по созданию условий и организации процесса, последствием которого и явилось нарушение исключительного права со стороны ответчика. Апеллянт указывает, что продукцию с товарным знаком «ХК Локомотив» он не изготавливает и не продает. В доверенности у НП «ЯРАПО» нет права на заключение агентских договоров с третьими лицами. Агентский договор заключен 01.06.2013, что является очевидной фикцией, так как отношения по переговорам о возможной поставке сувенирной продукции со стороны Предпринимателя начались лишь в конце июня 2013 года, а на тот момент какой-либо продукции «ХК Локомотив» у него не было. Апеллянт считает, что действия представителя истца по приобретению товара не могут являться проверочной закупкой, так как фактически сделки купли-продажи не происходило и созданные представителем истца условия, создавали лишь видимость желания заключить сделку. В данном случае представителем истца была организована мнимая сделка. Суд не проверил законность требований истца о выплате компенсации и необоснованно принял четыре отдельных наименований товара, на которых был размещен товарный знак. Наименований товара было три, а именно хоккейные свитера, вымпелы и брелки. Разница в цветовой гамме на хоккейных свитерах не может рассматриваться как отдельный вид товара. Товарный знак был размещен на одном виде товара - хоккейный свитер. Таким образом, размер компенсации, исходя из трех наименований товара, составляет 270 000 руб., а не 360 000 руб., как указано в решении суда.

В судебном заседании Предприниматель и его представитель поддержали изложенные в жалобе доводы.

Истец в отзыве доводы жалобы отклонил, считает решение суда законным и обоснованным, апелляционную жалобу – не подлежащей удовлетворению.

Истец надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направил, заявил ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие представителя. Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции находит решение суда первой инстанции подлежащим отмене в  связи с неправильным применением норм материального права.

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующее.

НП «ХК «Локомотив «Ярославль» является обладателем исключительных прав на графический товарный знак (свидетельство на товарный знак                             № 438545), с приоритетом 13.10.2009, со сроком действия регистрации до 13.10.2019.

НП «ЯРАПО» является представителем НП «ХК «Локомотив».

В торговом помещении, расположенном по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Ленина, дом 100 «б», сотрудниками НП «ЯРАПО»   03 сентября 2013 года у ответчика приобретена продукция: свитер хоккейный красный «Локомотив» (5 штук), стоимостью 750 руб., с нанесенным на него графическим обозначением; свитер хоккейный белый «Локомотив» (3 штуки), стоимостью 750 руб., с нанесенным на него графическим обозначением; вымпел хоккейный «Локомотив» (6 штук), стоимостью 150 руб., с нанесенным на него графическим обозначением; брелок хоккейный «Локомотив» (10 штук), стоимостью 30 руб., с нанесенным на него графическим обозначением, на общую сумму 7200 руб. Указанные обозначения являются сходными до степени смешения с графическим товарным знаком, правообладателем которого является   НП «ХК «Локомотив» Ярославль».

В ходе закупки велась видеозапись, которая представлена истцом в материалы дела. Закупку товаров, среди которых должна быть продукция с нанесенными на ней обозначениями, сходными с товарными знаками, правообладателем которых является НП «ХК «Локомотив» Ярославль»,                        НП «ЯРАПО» (принципал) поручил осуществить ООО «Цербер» (агент) на основании агентского договора от 01.06.2013 № 15/А.

Суд апелляционной инстанции обозрел представленную видеозапись и констатирует факт того, что приобретение вымпелов хоккейных с нанесенным на них графическим обозначением ХК «Локомотив»  и брелков хоккейных на видео отражение не нашло.

Вместе с тем, истцом представлены товарные накладные от 02.08.2013                        № 8, от 03.09.2013 № 8 на поставку указанного товара на сумму 7200 руб., счет-фактура от 03.09.2013 № 8, поставщиком по которым является Предприниматель, покупателем – ООО «Цербер».

По платежному поручению от 16.07.2013 № 44 ООО «Цербер» перечислило предпринимателю Виноградову С.А. 7200 руб. по счету от 16.07.2013 № 8.

По платежному поручению от 11.02.2014 № 28 НП «ЯРАПО» перечислило ООО «Цербер» 7200 руб. в возмещение расходов по договору от 01 июня 2013 года № 15/А.

Ссылаясь на реализацию ответчиком контрафактного товара, чем нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуального права, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Сумма компенсации определена истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), т.е. в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При этом при определении формулы расчета компенсации истец руководствовался Положением «О ставках вознаграждения за использование   товарных знаков», утвержденным президентом НП «ХК «Локомотив» Ярославль».

Суд первой инстанции, рассмотрев заявленные требования, признал их обоснованными по праву и размеру.

Апелляционная инстанция считает, что при рассмотрении дела судом первой инстанции не учтено следующее.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Согласно статье 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Требования истца основаны на том, что ответчик реализовал 03 сентября 2013 года в торговом помещении, расположенном по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Ленина, дом 100 «б», свитер хоккейный красный «Локомотив» (5 штук), с нанесенным на него графическим обозначением; свитер хоккейный белый «Локомотив» (3 штуки), с нанесенным на него графическим обозначением; вымпел хоккейный «Локомотив» (6 штук), с нанесенным на него графическим обозначением; брелок хоккейный «Локомотив» (10 штук), с нанесенным на него графическим обозначением, на общую сумму 7200 руб.

Данные обстоятельства подтверждаются истцом товарными накладными от 02.08.2013 № 8 и от 03.09.2013 № 8 на поставку указанного товара, на сумму 7200 руб., счетом-фактурой от 03.09.2013 № 8.

Факт продажи ответчиком не отрицается.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Названная норма, положения которой были избраны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможности изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения. При этом суд, при соответствующем обосновании исключив из формулы расчета компенсации ряд параметров, не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, и признан им соразмерным последствиям правонарушения.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 43.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №29«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

При определении размера компенсации суд первой инстанции принял за основу вознаграждение, отраженное в Положении о ставках вознаграждения за использование товарного знака от 31.08.2012 (л.д.19-25).

Суд апелляционной инстанции полагает, что данное Положение не может являться достоверным доказательством размера вознаграждения поскольку составлено и утверждено истцом в одностороннем порядке.

Доказательств того, что на основании установленных указанным Положением ставок вознаграждения, истец осуществляет заключение лицензионных договоров на использование товарного знака, в материалах дела не имеется.

При отсутствии заключенных лицензионных договоров Положение о ставках само по себе не может являться достаточным доказательством того, что указанная истцом ставка лицензионного вознаграждения является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Иных способов определения размера компенсации истец не предложил.

Указанная правовая позиция отражена в Постановлении суда по интеллектуальным правам от 06 июня 2014 по делу № А40-126600/2013 (аналогичный спор).

С учетом изложенного, апелляционная коллегия приходит к выводу, что размер компенсации истцом не обоснован надлежащими доказательствами.

Заявленные истцом требования о взыскании с ответчика убытков в размере 7200 руб., понесенных в связи с закупкой контрафактного товара также не подлежат удовлетворению, так как данный товар куплен истцом по собственной инициативе и по настоящий момент находится в его пользовании, надлежащих доказательств,